PROCESO No. 99-IP-2006

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO Nº 99-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 73 incisos d) y e) de la Decisión 311, 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) de la Decisión 311, con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Proceso Interno Nº 2220-2003. Actor: STRUCTURECO, INC. Marca: ESTRUCTURE.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de Quito, a los seis días del mes de setiembre del año dos mil seis.

VISTOS:

El Oficio Nº 178-2006-SCS-CS, de 19 de Abril de 2006, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, remite la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 73 literales d) y e) de la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 113 literal c) de la Decisión 344, con motivo del proceso interno N° 2220-2003.

Que la mencionada solicitud cumple con todos los requisitos de admisibilidad establecidos en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante auto dictado el 5 de julio de 2006.

Como hechos relevantes para la interpretación, se deducen:

1. Las partes.

   La actora es STRUCTURECO, INC.

   Se demanda a la Nación peruana a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual–INDECOPI-; al Procurador Público del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales; y a MARCIAL RODAS CELIS.

2. Determinación de los hechos relevantes.

1. Hechos.

   Los hechos relevantes conforme a los escritos de la demanda y la contestación son los siguientes:

   El 2 de enero de 1997, la firma STRUCTURECO INC, solicitó la nulidad del registro de la marca ESTRUCTURE, con Certificado Nº 95657 para la clase 25, concedida el 5 de febrero de 1992, a favor de la firma CONECTION S.A., argumentando que dicho registro fue concedido en contravención de lo que prescribe el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, además alegó ser titular de la marca “STRUCTURE” en clase 3 y que ésta es notoria.

   Con fecha 21 de febrero de 1997, la firma comercial CONECTION S.A. contestó la nulidad interpuesta por la demandante negando que se hayan infringido las normas del ordenamiento comunitario, además que el registro de la marca “STRUCTURE” a favor del accionante en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial, fue otorgado con posterioridad al registro de su marca.

   El Señor Marcial Rodas el 20 de octubre de 1998, se apersonó al proceso señalando ser el nuevo titular de la marca “ESTRUCTURE”.

   El 17 de diciembre de 1998, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI emitió la Resolución Nº 14703-1998/OSD-INDECOPI que declaró infundada la nulidad.

   Con fecha 12 de enero de 1999, la firma STRUCTURECO, INC. interpuso reconsideración contra la Resolución del INDECOPI, alegando la mala fe del Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado, argumentando una aparente práctica anti-ética que consiste en adquirir los registros de marcas ajenas a su favor, para luego negociar su transferencia con sus legítimos titulares.

   En fecha 10 de marzo de 1999, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundado el recurso de reconsideración.

   En fecha 8 de abril de 1999, se interpuso apelación contra dicha providencia ante el Tribunal del INDECOPI el cual, en fecha 18 de septiembre de 2000, mediante Resolución 1026-2000-TPI-INDECOPI, confirmó la resolución y declaró infundada la nulidad, argumentando que la marca no es notoria y que las pruebas presentadas sólo se dirigen a demostrar la práctica anti-ética del Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado, lo que no considera relevante ya que se trata de una persona jurídica distinta de la empresa antes mencionada.

   2.2. Fundamentos de la demanda.

   El actor argumenta las pretensiones de la siguiente forma:

   • Que la mala fe de la Firma CONECTION S.A. ha quedado acreditada.

   El actor acusa de mala fe al Sr. Luis Miguel Saco Vértiz Cruzado; indica que “todos estos hechos están acreditados en el Exp. No 29321, al cual nos remitimos, evidencia una conducta desleal de parte del Sr. Saco Vértiz (quien es gerente general de Conection S.A.) que en el presente caso tomó la decisión (a través de su empresa Conection S.A. de la cual es fundador, gerente general y representante) de registrar la marca “ESTRUCTURE” que es una copia casi idéntica a la marca ajena y notoria “STRUCTURE” (…) Dado los antecedentes del Sr. Saco Vértiz, no puede permitirse que continúe usurpando signos ajenos y luego los negocie con sus legítimos titulares.”

   Señala así mismo, que el INDECOPI no puede utilizar una ficción legal para beneficiar ni convalidar actos ilícitos.

   • La probada Notoriedad de la Marca “STRUCTURE”.

   La notoriedad queda demostrada por hechos como su antigüedad, para lo cual menciona una lista de países donde dicha marca se encuentra registrada, incluidos los Países Miembros de la Comunidad Andina y Venezuela, señalando que se añade en el Expediente No 29321 una lista de 77 países donde el signo es protegido.

   La publicidad de la Marca “STRUCTURE” donde indica una lista de revistas donde ha publicado diversos artículos publicitarios en 1995, señalando asimismo que ha mantenido campañas publicitarias desde 1989.

   Indica también, que conforme a la declaración bajo juramento del señor Edgar J. Jones, la firma STRUCTURECO INC. es una subsidiaria de la firma Limited Express Inc., quien es dueña de aproximadamente 5,298 tiendas especializadas en prendas de vestir sólo en los Estados Unidos de América y que dicha marca entró en el mercado norteamericano y mundial en 1989 con una línea de ropa distribuida en miles de tiendas en todo el mundo. Por último indica una lista de ingresos anuales de la empresa desde 1989 hasta 1995.

   Señala que en razón de estas campañas publicitarias en todo el mundo el Sr. Saco Vértiz conoció o estuvo en aptitud de conocer la existencia de la marca y que por ello careció de buena “FE” comercial y el certificado Nº 95657 deviene nulo.

   2.3. Contestación a la demanda

   2.3.1 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL- INDECOPI.

   • Acerca de la supuesta mala fe con que se habría procedido en el registro de la marca ESTRUCTURE cuya nulidad se solicita.

   Considera que las pruebas presentadas por la demandante no establecen la mala fe, ya que éstas únicamente se encuentran referidas a las marcas...