PROCESO 022-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 022-IP-2008

Interpretación prejudicial solicitada de los artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, de los artículos 82, literales d) y e), de la misma normativa, así como del Párrafo Cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-00004. Actor: Sociedad VIDEOSERPEL LTD Marca mixta “TV TELEVIDA 42”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de marzo de 2008.

2. Las partes.

   Demandante: Sociedad VIDEOSERPEL LTD

   Demandados: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: FUNDACIÓN SANTA MARÍA.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. La FUNDACIÓN SANTA MARÍA solicitó el 6 de diciembre de 1999 el registro como marca del signo TV TELEVIDA 42 (mixto), para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 99-076414. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron observaciones.

      3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 19353 del 14 de agosto de 2000, resolvió conceder el registro como marca del signo mixto TV TELEVIDA 42.

      4. La sociedad VIDEOSERPEL LTD. interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad contra el anterior acto administrativo.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La sociedad VIDEOSERPEL LTD, soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. El signo solicitado como marca es confundible de forma gráfica, ortográfica y fonética con las siguientes marcas registradas con anterioridad y de propiedad de la sociedad VIDEOSERPEL LTD.

         1. Marca TELEVISA (denominativa), registrada bajo el certificado No. 193.319 para amparar servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

         2. Marca TELEVISA (denominativa), registrada bajo el certificado No. 221.397 para amparar servicios comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

         3. Marca TELEVISA (denominativa), registrada bajo el certificado No. 193.320 para amparar servicios comprendidos en la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      2. La palabra TV es de uso común y, por lo tanto, inapropiable en relación con los servicios de la clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza.

      3. La palabra TELEVIDA es una copia de la marca TELEVISA, y el número 42 en el conjunto marcario no es relevante y, además, puede considerarse como descriptivo, ya que logra describir ciertas características de los servicios, tal como sería el caso de programas transmitidos por el canal 42.

      4. Los servicios amparados por las marcas están en la misma clase y en clases estrechamente relacionadas y, por lo tanto, puede causar en el público consumidor riesgo de confusión o asociación.

      5. La Superintendencia de Industria y Comercio no realizó un verdadero examen de registrabilidad.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Analizados los signos en conflicto, se concluyó que entre ellos no existe similitud capaz de llevar al público consumidor a confusión alguna.

         2. La Superintendencia de Industria y Comercio adelantó de una manera rigurosa el examen de registrabilidad, estudiando así los antecedentes fonéticos del caso.

      2. Por parte de la Fundación Santa María.

         La Fundación Santa María, tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. El público consumidor, en relación con el signo TV TELEVIDA 42, se referirá a ella en relación con el conjunto marcario y no, como lo quiere hacer ver la sociedad demandante, únicamente por la palabra TELEVIDA. Además de lo anterior, la marca solicitada para registro es mixta, y por lo tanto, se debe tener en consideración igualmente el elemento gráfico.

         2. Así se confronte la palabra TELEVIDA con TELEVISA, las dos son perfectamente distinguibles, ya que VIDA y VISA son muy diferentes y con contenido conceptual diverso.

         3. Las marcas en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado sin que se hubiera presentado riesgo de confusión en el público consumidor.

4. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 81, 83, literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Asimismo se interpretarán de oficio el artículo 82, literales d) y e), de la misma normativa, así como el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

(…)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

1. Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

Artículo 96

Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad

.

(…)

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos para el registro de las marcas. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo marcario.

2. Comparación entre marcas denominativas y mixtas.

3. Signos genéricos, descriptivos y evocativos.

4. Elementos de uso común en la formación de signos marcarios y la marca débil.

5. Coexistencia de hecho de marcas idénticas o similares.

6. El examen de registrabilidad que deben realizar las oficinas de registro marcario.

7. La conexión competitiva.

8. Demanda contenciosa administrativa a resolverse bajo el régimen de la Decisión 486.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O...