PROCESO 118-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 118-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 154 y 156 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; y, de oficio, de los artículos 155, 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 y 250 de la Decisión 486. Actor: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE. Marca: “OVAL” (Mixta). Proceso Interno: Nº 854-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de noviembre de 2012.

VISTOS:

El Oficio Nº 255-2012-SCSP-CSPJ, de 10 de agosto de 2012, recibido en este Tribunal vía courier el 22 de agosto de 2012, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, solicita a este Tribunal, interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno Nº 854-2011.

1. Partes en el proceso interno

   Demandantes: DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. y JUAN CARLOS SANES BENAVENTE.

   Demandado: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

2. Determinación de los hechos relevantes:

   – Con fecha 06 de junio del año 2005, JUAN CARLOS SANES BENAVENTE formuló acción por infracción a los derechos de propiedad industrial contra DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L, al amparo del certificado Nº 105286 que protege la marca constituida por la denominación “OVAL” escrita en letras características en color negro, según modelo, inscrita para distinguir correctores, lapiceros, plumones, lápiz y artículos de oficina de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   – Mediante Resolución Nº 015824-2005/OSD-INDECOPI, de fecha 29 de noviembre de 2005, se declaró fundada la acción por infracción, prohibió a la empresa infractora el uso indebido del signo “OVAL”, tanto en forma independiente como conjuntamente con otros elementos para distinguir correctores correspondientes a la Clase 16, y dispuso el comiso definitivo de los productos incautados, pero no le impuso multa alguna.

   – El recurrente interpuso recurso de apelación contra la Resolución Nº 15824-2005/OSD-INDECOPI, únicamente en el extremo de no haberse impuesto una multa a la empresa infractora. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución Nº 0627-2006/TPI-INDECOPI, la misma que confirmó el extremo apelado.

   – JUAN CARLOS SANES BENAVENTE interpone acción contencioso administrativa en contra de la Resolución del INDECOPI, a fin que se imponga una multa a la amonestada. Asimismo, DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. interpone acción contencioso administrativa en contra de dicha Resolución del INDECOPI, por lo que se ordenó la acumulación de ambos procesos.

   – En primera instancia, la Sala Transitoria Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró fundada la demanda interpuesta por DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda. e infundada la demanda interpuesta por JUAN CARLOS SANES BENAVENTE, considerando que “al no haberse configurado infracción al derecho a la propiedad industrial del demandante no corresponde la imposición de sanción alguna a la distribuidora demandante NKT E.I.R. Ltda., por lo que la demanda (de Sanes Benavente) deviene en infundada”.

   – Posteriormente, el INDECOPI interpone recurso de apelación, confirmándose la sentencia apelada que declara fundada la demanda de DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.Ltda.

   – Finalmente, el INDECOPI interpone recurso extraordinario de casación, por lo que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Fundamentos de las demandas:

   La demandante DISTRIBUIDORA NKT E.I.R.L. Ltda. señaló lo siguiente:

   – El art. 10 de la Ley 27444 establece que son nulos los actos administrativos dictados en contravención a las leyes o normas reglamentarias.

   – El art. 169 inciso c) del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, establece que el titular de un registro de marca (o signo distintivo) puede actuar contra un tercero que sin su consentimiento realice actos de importación de productos con la marca registrada; en el caso de autos reitero, a la fecha de la realización de la operación de compra y a la fecha de embarque de la mercancía, el solicitante de la medida cautelar NO ERA EL TITULAR DE LA MARCA, en consecuencia, en interpretación a contrariu sensu del artículo citado no le asistía ningún derecho de impedir el internamiento de la mercancía sub-litis importada por mi representada.

   – El art. 171 de la norma legal antes acotada, señala claramente que el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma con relación a productos, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional por éstos, en el caso de autos, estando claramente demostrado que mi representada para efectos de la importación y venta interna en el país, contaba con la autorización del titular de la marca, titularidad que recién sufre un cambio a partir del 04 de mayo de 2005, no puede perjudicarse con este cambio pues, mi representada actuó de buena fe, más aún cuando a la fecha en que se embarca la mercancía con destino al puerto del Callao (1 de abril de 2005) seguía vigente la titularidad del registro de marca por parte de LIAO YANG ZHI KUI, de quien se tenía su autorización; consecuentemente en aplicación del articulado antes mencionado el señor Juan Carlos Sanes Benavente, se encontraba impedido de prohibir que mi representada puede comercializar en el mercado interno los productos materia de Comiso.

   – Las normas que invoca la Resolución impugnada en el punto 2) “infracción a los derechos de propiedad industrial” del rubro III “análisis de la cuestión en discusión” son nomas enunciativas de alcance general no aplicables al caso concreto, es decir, a aquella operación internacional realizada con anterioridad a la existencia de un nuevo titular de la marca registrada.

   – Agrega “la resolución impugnada que a la fecha en que fue adquirida y embarcada la mercadería con destino a Perú (Febrero de 2005) no existía un acto de importación perfeccionado, ya que para ello se requiere que la mercancía haya llegado a territorio nacional y se haya cumplido con el procedimiento señalado por la ley, “reforzando” este argumento en la cita a la página web de Aduanas. Nos llama poderosamente la atención que el Tribunal de INDECOPI para justificar este sustento invoque la normatividad aduanera, sin embargo se ignora en la Resolución impugnada que justamente en materia aduanera se protege una operación de importación desde su inicio tal como lo acreditamos en el siguiente punto”.

   – De manera analógica debe interpretarse para el caso de autos, lo dispuesto en el art. 15 del Decreto Supremo Nº 011-2005-EF Reglamento de la Ley General de Aduanas, publicado el 26-01-2005, el cual señala que si la mercancía que se va internar al país, fue adquirida antes de la publicación de una norma legal que aumenta derechos arancelarios este aumento no le es aplicable al importador aún cuando esta mercancía llegue a puerto peruano estando vigente dicha norma legal, en igual sentido si el señor Sanes Benavente no era el titular del registro de marca o signo distintivo a la fecha en que se adquirió y se embarcó la mercancía sub-litis, no puede oponer ningún derecho como titular de la marca o signo ante un tercero, si dicha mercancía llega a puerto peruano en fecha en que posee la titularidad de la marca o signo, en razón a que la operación de importación se inició con la adquisición de la mercancía, antes que la referida persona sea titular de la marca.

   – “Como puede apreciarse, la Resolución impugnada omite pronunciarse sobre los extremos en que he sustentado los descargos de mi representada y la apelación interpuesta por nuestra parte, también omite comentar sobre la pertinencia o no de las normas que invoqué en los referidos escritos, de manera tal que se ha configurado la causal de nulidad por contravención de leyes y normas reglamentarias”.

   Por otro lado, el demandante JUAN CARLOS SANES BENAVENTE señaló lo siguiente:

   – El Tribunal del INDECOPI al no imponer una multa ejemplar está desconociendo el Principio de Razonabilidad (Principio de la potestad sancionadora administrativa).

   – Alega que una sanción debe ser aplicada teniendo en cuenta la existencia de intencionalidad o no. En el presente caso, el Tribunal del INDECOPI no consideró tal principio, toda vez que la mala intención de la empresa infractora se encuentra acreditada por la forma cómo realizó la importación.

   – El Tribunal del INDECOPI debió aplicar una multa considerable como sanción ejemplar para que los actos infractores no se repitan, no bastando el simple comiso definitivo de los bienes.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

   El demandado INDECOPI señaló lo siguiente:

   – Respecto del argumento de “que no habrían cometido actos de infracción en contra de los derechos de propiedad industrial de Juan Carlos Sanes Benavente, señala lo siguiente: “Debemos recordar que el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero, sin su consentimiento, usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de...