PROCESO 123-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 123-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 190, 191, 192, 193, 224, 225, 226, 228, 229, 230 y 231 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247 y 249 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador. Nombre comercial: “DULEZZA Más que una heladería” (mixto). Actores: MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE. Expediente Interno Nº 20585 LYM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de octubre de 2012.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandantes: MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ.

    ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE.

    Demandados: SANDRA XIMENA BENALCÁZAR SÁNCHEZ.

    CÉSAR GIOVANNI MALDONADO FABARA.

    iii. DATOS RELEVANTES.

    1. HECHOS.

      - El 20 de noviembre de 2007, SANDRA XIMENA BENALCÁZAR SÁNCHEZ solicita el registro del nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” mixto), para identificar los productos comprendidos en la Clase 30 y las actividades relacionadas con ésta, es decir, la compra venta de “café, té, cacao, harinas, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, entre otros”.

      - El 11 de abril de 2008, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ presenta oposición manifestando que es el legítimo propietario de la marca DULCEZA (mixta), título Nº 1435, de la Clase 39, vigente hasta el 2012. Dicha oposición fue corrida a traslado mediante providencia de 05 de agosto del 2008.

      - El Director Nacional de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Nº 97737, en la cual acepta la oposición realizada con el signo DULCEZA (mixto) y deniega el registro del nombre comercial “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto) de la señora Sandra Ximena Benalcázar Sánchez, ya que su signo es totalmente confundible con la marca DULCEZA (mixta) en el aspecto de las denominaciones y por lo que amparan cada uno de ellos en el mercado (relacionados con los productos de la Clase 30). En dicho expediente consta dicho acto administrativo que se encuentra firme y ha causado estado.

      - Sin embargo, los demandados no han dejado de usar el signo “DULCEZZA Más que una heladería” (mixto)” o “DULCHEZZA”, como usa en las facturas presentadas.

      - En tal sentido, los actores presentan demanda, ya que los demandados siguen comercializando con los signos infractores productos de la Clase 30 (helados) hasta la presente fecha.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      Los demandantes, MAURICIO FLORENCIO PÉREZ PÉREZ Y ALEXANDRA JAQUELINE CANDO FREIRE señalan lo siguiente:

      - “Los signos infractores no poseen distintividad y son confundibles con nuestra marca y nombre comercial registrados anteriormente, hechos que hacen pensar, sin duda, en que lo único que han hecho los demandados es, además de confundir al público consumidor, causar competencia desleal a los signos de nuestra titularidad”.

      - “Hay que notar que existe una familia de signos ‘DULCEZA’, que es notoriamente conocida en el Ecuador, muy particularmente en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, de nuestra propiedad”.

      - “Tanto el registro de nuestra marca y nombre comercial como los signos infractores, tienen una vinculación competitiva ya que las dos amparan o identifican servicios y actividades relacionadas también con la Clase 30”.

      - “Los signos infractores son confundibles con la marca registrada y el nombre comercial que son además notoriamente conocidos en el Ecuador, muy especialmente en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, lo que en definitiva significa que ‘DULCEZZA’ o ‘DULCHEZZA’, no son distintivas en la forma extrínseca, lo que le torna en absolutamente ilegal por causar confusión al público consumidor y evidente competencia desleal en el mercado de Ecuador”.

      - “El signo ‘DULCEZA’ es notoriamente conocido. Nuestra marca es miembro de la familia de signos ‘DULCEZA’ que son notoriamente conocidos en Ecuador de acuerdo a lo que dispone el artículo 224 y 228 de la Decisión 486 y las normas nacionales e internacionales aplicables. Los derechos sobre estos signos han sido violados por el demandado y es esta la razón principal para presentar esta demanda ya que siguen comercializando con los signos infractores ‘DULCEZZA’ o ‘DULCHEZA’ productos de la Clase 30, por parte de los demandados hasta la presente fecha”.

    3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      César Giovanni Maldonado Fabara y Sandra Ximena Benalcázar Sánchez contestan la demanda con los siguientes argumentos:

      - “El signo utilizado por la parte demandada es ‘DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA’ el mismo que protege productos y actividades comprendidos dentro de la Clase 30, mientras tanto conforme se desprende de los títulos de registro de las marcas registradas a favor de la parte actora y que fueron adjuntados a la presente demanda, pues de esa manera lo afirman, esto es la marca ‘LOGOTIPO DULCEZA’, se encuentran destinadas a proteger los servicios comprendidos dentro de la Clase 39”.

      - “Podemos evidenciar que dichos signos se encuentran encasillados en Clases Internacionales totalmente distintas. Podemos establecer una supuesta e infundada relación entre los productos y servicios que protegen ambas marcas, toda vez que resulta casi totalmente imposible que exista alguna relación entre la marca “DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA” para identificar a un lugar donde se puede comer un helado y la marca “LOGOTIPO DULCEZA” para identificar los servicios de transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, lo cual evidencia que los signos en conflicto pueden coexistir pacíficamente en el mercado, en virtud de que pertenecen a Clases Internacionales totalmente distintas”.

      - “Bien pueden coexistir marcas y nombres comerciales similares o inclusive idénticos y que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando éstas protejan productos o servicios encasillados en Clases Internacionales distintas como sucede en el presente caso”.

      - Adicionalmente expresan que: “Para obtener el derecho sobre un nombre comercial, es necesario simplemente su uso continuo y constante por un determinado tiempo. En el presente caso desde noviembre de 2008 hemos venido usando el nombre comercial de DUCHEZZA Más que una heladería”.

      - “En el presente caso la parte accionante de manera totalmente deliberada y atentando contra la doctrina marcaria, trata de confundir al juzgador y forzar una supuesta confusión inexistente de los signos en aparente conflicto, diseccionando su marca, tomando como único elemento de comparación el término DULCEZA, sin tener presente que el nombre comercial utilizado por nosotros es DUCHEZZA y además se encuentra conformado por palabras adicionales que le dan mayor distintividad, como son las palabras MÁS QUE UNA HELADERÍA, por lo que al realizar el cotejo marcario, se debe realizar sobre todos sus términos y sus logotipos, más no tomar en cuenta únicamente la palabra DULCEZA, peor aún si consideramos que como se lo manifestó anteriormente dicho término no es el utilizado por nosotros, sino que es el término DUCHEZZA, por lo que es evidente que la parte actora se encontraría diseccionando la marca, lo cual según las reglas establecidas en el derecho marcario se encuentra totalmente prohibido”.

      - “En este sentido podemos mencionar que al realizar una comparación global, se encontrarán marcadas diferencias, sin que deba realizarse la comparación única y exclusivamente sobre UN (1) solo término de las que lo componen, habiendo dejado de lado los términos adicionales que integran al signo que utilizamos, lo cual le da mayor distintividad y por ende inexistencia de confusión en el público consumidor”.

      - “Por consiguiente, al hacer una comparación global de las marcas enfrentadas, atendiendo a una simple y rápida visión de los signos en conjunto, no existen características semejantes ni análogas, ya que el consumidor común y general las diferenciará, puesto que el signo DUCHEZZA MÁS QUE UNA HELADERÍA (mixto), da a entender que su actividad comercial será la comercialización de helados al público en general, mientras que LOGOTIPO DULCEZA se encuentra destinada a ofrecer los servicios de transporte, almacenaje de mercancías, organización de viajes, siendo productos y servicios totalmente disímiles entre sí, con lo que no existe la posibilidad de confusión en el público consumidor, pudiéndose establecer claramente que los signos en conflicto, son gráfico visual y fonética auditiva diferentes, siendo notoriamente perceptible la distinción por el público consumidor entre las mismas, lo que lleva a la imposibilidad de que exista confusión alguna entre los mismos, lo cual evidencia arbitrariedad y mala fe por parte de la parte actora, al haber forzado la presente demanda contenciosa administrativa, fraccionando el signo registrado por la parte actora y, a su vez, se omiten en la comparación marcaria todos los elementos y términos que conforman a los signos en conflicto”.

      - “El demandante afirma que su marca o nombre comercial, es ‘notoriamente conocida’ al respecto, me permito mencionar que la notoriedad de una marca o nombre comercial debe ser declarada por la autoridad competente; es decir, por el Instituto Ecuatoriano de...

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