PROCESO 136-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 136-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Marca: PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixta) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como explicativa).

Actor: sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A.

Proceso interno Nº 2007-00310.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 134, 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2007-00310;

El auto de 20 de noviembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: Sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Sociedad PETROCOM S.A.

1. Hechos.

   1. El 30 de julio de 2003, la sociedad PETROCOM S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 04 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 532 de 30 de septiembre de 2003. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

      Por Resolución Nº 2189 de 5 de febrero de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado.

   2. El 14 de noviembre de 2003, la sociedad PETROCOM S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 536 de 30 de enero de 2004. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad PEREZ COMPANC S.A. sobre la base de su marca PECOM (denominativa) registrada para distinguir servicios de la Clase 39.

      Por Resolución Nº 18584 de 30 de julio de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo solicitado.

   3. El 11 de marzo de 2004, la sociedad PETROCOM S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 540 de 31 de mayo de 2004. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

      Por Resolución Nº 23532 de 23 de septiembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado.

   4. El 17 de mayo de 2003, la sociedad PETROCOM S.A. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 543 de 1 de junio de 2004. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

      Por Resolución Nº 31683 de 23 de diciembre de 2003, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro como marca del signo solicitado.

   5. La sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad C.I. PETROCOMERCIAL S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas que concedieron el registro como marca del signo PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa), para distinguir productos de las Clases 4 y 16 y servicios de las Clases 35 y 39, se ha violado el artículo 136 literal b) de la Decisión 486, ya que dichos signos son confundibles con el nombre comercial PETROCOMERCIAL.

   2. Agrega que “se genera riesgo de confusión con el nombre comercial PETROCOMERCIAL, previamente usado por mi representada en el mismo sector de la industria”.

   3. Desde su constitución, ha tenido en el mercado un uso real y efectivo del nombre comercial PETROCOMERCIAL, por lo que adquirió derecho exclusivo sobre dicho nombre comercial.

   4. Entre los signos en conflicto existen “similitudes capaces de crear riesgo de confusión”. Igualmente, existe confusión desde el punto de vista conceptual e ideológico así como visual, ortográfico y fonético.

   5. Los servicios que distingue su nombre comercial PETROCOMERCIAL y los productos y servicios que distingue el signo solicitado guardan estrecha relación.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones acusadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   2. El signo solicitado reúne los requisitos necesarios para constituirse como marca.

   3. El nombre comercial que se alega “no se encontraba depositado ante esta Superintendencia para la fecha en que se efectuó el examen de registrabilidad como tampoco para el momento en que se concedió el registro de la misma. Adicionalmente, quien alega ser titular de dicho nombre comercial no presentó oposición dentro del trámite de registro marcario ni los recursos dentro de la vía gubernativa”.

      Agrega que “Si bien el depósito de los nombres comerciales ante la Superintendencia de Industria y Comercio es meramente declarativo, en tanto que el derecho sobre éstos se adquiere por el uso (…) sólo le es dado a esta entidad conocer los nombres comerciales que han sido aquí depositados. Por consiguiente, corresponde a quien alega tener mejor derecho sobre un signo distintivo probarlo dentro del trámite de registro”.

   4. Por lo que, “quien se diga ser el titular de un nombre comercial que no ha depositado en esta entidad debe presentarse en el trámite de la solicitud de registro de marca para alegar y hacer valer su derecho, debiendo para ello demostrar el uso del nombre comercial correspondiente, que debe ser continuo e ininterrumpido”.

4. Tercero interesado

   La sociedad PETROCOMERCIALIZADORA S.A. – PETROCOM S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando:

   1. En el presente caso, “la sociedad demandante no presentó oposición a las solicitudes de registro de mis poderdantes; tampoco había solicitado previamente el depósito de su nombre comercial (…)” por lo que la Superintendencia al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no tenía conocimiento de la existencia del nombre comercial PETROCOMERCIAL.

   2. Las pruebas aportadas por la parte demandante “no son suficientes para evidenciar la pre-existencia de un nombre comercial protegido en los términos requeridos por la ley y la jurisprudencia.

   3. “(…) el análisis no debe hacerse respecto de la actividad descrita de manera amplia en el objeto social de la sociedad demandante, sino respecto de la actividad respecto de la cual el demandante alega haber utilizado su nombre comercial, a saber: la compra y venta al por mayor y al detal de derivados del petróleo”.

   4. No existe conexión competitiva entre los servicios que distingue el nombre comercial PETROCOMERCIAL y los productos y servicios que distingue el signo PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA (mixto) (PETROCOMERCIALIZADORA irá como nota explicativa).

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134, 136 literal b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión...