PROCESO 126-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 126-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “USA STAR” (mixta). Expediente Interno: Nº 2009-00018.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 03 de diciembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Mediante Oficio Nº 1002, de 06 de junio de 2012, recibido vía courier en este Tribunal el 04 de octubre de 2012, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2009-00018.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. - AUTECO S.A.

      Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado: MIAMI STAR TRUCK PARTS INC.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      – La sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. es titular de la marca STAR Nº 334543 en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza de 15 de junio de 1957, vigente hasta el 01 de junio de 2017.

      – El 24 de noviembre de 2006, la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC. solicitó el registro de la marca “USA STAR” (mixta) para distinguir todos los productos comprendidos en la Clase 12. La referida solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 571, de 29 de diciembre de 2006, bajo el número de publicación 1779.

      – Estando dentro del término legal, AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. presentó oposición a la misma, señalando la confundibilidad existente con su marca registrada “STAR” (denominativa) que comprende productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional.

      – Mediante la Resolución Nº 8588, de 25 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca USA STAR (mixta).

      – El 23 de abril de 2008, la sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 8588.

      – El 28 de mayo de 2008, la División de Signos Distintivos expidió la Resolución Nº 16463, por medio de la cual confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 8588 y concedió el recurso de apelación interpuesto.

      – Surtido el trámite administrativo correspondiente, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, mediante Resolución Nº 26855 de 29 de julio de 2008, revocó la decisión contenida en la Resolución Nº 8588, agotándose así la vía gubernativa.

   3. Fundamentos de la demanda:

      La demandante AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. AUTECO S.A. manifestó lo siguiente:

      – “Con la resolución que concedió el registro controvertido, la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486”.

      – “Las marcas comparadas en el presente caso son confundibles conceptual, ortográfica y fonéticamente. La marca solicitada USA STAR (mixta) contiene una expresión descriptiva que, por serlo, debe ser excluida de la comparación. En efecto, la expresión USA claramente indica que los productos amparados por la marca provienen de o se relacionan con los Estados Unidos de América, cuya sigla usual en inglés es USA, lo cual lo convierte en una expresión que no puede ser apropiada en exclusividad por ninguna persona”.

      – “Desde el punto de vista conceptual, las marcas evocan una misma idea o concepto: ‘Estrella’. La expresión ‘USA’ no cambia este contenido conceptual, se limita a calificarlo sin modificar su esencia. Al evocar las marcas STAR (denominativa) y USA STAR (mixta) exactamente la misma idea, es claro que hay similitud conceptual entre ellas”.

      – “Desde el punto de vista ortográfico y fonético, la similitud también es evidente y deriva del hecho de que la marca solicitada reproduce íntegramente la marca registrada”.

      – “El elemento gráfico de la marca solicitada no le añade distintividad alguna, puesto que consiste en la representación de una estrella, lo cual simplemente refuerza la parte descriptiva de la marca”.

      – “La marca STAR no es débil por cuanto no indica ninguna cualidad o característica esencial de los productos que ampara. No por el hecho de que la marca STAR tenga una connotación conceptual ni porque haga referencia a algo agradable, puede concluirse que sea una marca débil y el permitir el registro de marcas que la reproducen atenta contra los derechos marcarios del titular”.

      – “Los signos identifican productos idénticos, con lo cual se configura el tercer supuesto necesario para dar aplicación a la causal de irregistrabilidad mencionada”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda alegando lo siguiente:

      – “Solicitó que fueran rechazadas las pretensiones de la demanda, argumentando que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad AUTECO S.A.”.

      – “Los requisitos de registrabilidad de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y para realizar ese análisis se debe tener en cuenta la visión global del signo, mirando la totalidad de sus elementos, tales como: la unidad fonética y gráfica de los nombres y su estructura general, y no sus partes aisladas”.

      – “Atendiendo a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó un estudio sobre la distintividad de la marca solicitada, según el cual si bien las marcas presentan semejanzas, desde el punto de vista de la estructura visual ambos signos son diferentes”.

      – “La coincidencia de los signos en algunas de sus letras no es causal suficiente para decretar su irregistrabilidad, pues ambos poseen elementos adicionales nominativos y gráficos que los hacen diferenciables por parte del consumidor promedio, y así se permite su coexistencia pacífica en el mercado”.

   5. Fundamentos del tercero interesado:

      La sociedad MIAMI STAR TRUCK PARTS INC. en su calidad de tercero interesado manifestó lo siguiente:

      – “Es claro que el elemento común a ambos signos es la expresión STAR que en inglés significa estrella”.

      – “La expresión STAR o ESTRELLA es de uso común, tanto entre los empresarios como entre el público consumidor. En efecto, el uso de esta expresión se ha vuelto indispensable para que el empresario designe a sus productos o servicios como los de óptima calidad, pues se habla de EL PRODUCTO ESTRELLA DE LA COMPAÑÍA, LA JOYA DE LA CORONA, etc., para destacar que un producto o una empresa tiene una condición o característica especial que lo hace diferente de los demás”.

      – “Estas indicaciones que son necesarias para los comerciantes o empresarios, deben encontrarse siempre disponibles para el uso de cualquier interesado, de ninguna manera pueden verse monopolizados a favor de una sola persona”.

      – “Es claro entonces que la expresión STAR describe una calidad del producto pues proporciona a los consumidores información sobre determinadas características de los productos o servicios que se ofrecen en comparación con otros productos o servicios propios o de la competencia”.

      – “La SIC, junto con el Tribunal Andino, ha manifestado en varios ocasiones, que cuando la marca incluye elementos descriptivos, genéricos o que son de necesario uso para los empresarios, al momento de hacer el análisis de registrabilidad, al igual que el de confundibilidad, debe atenderse la totalidad del conjunto marcario”.

      – “Es tan evidente el hecho de que STAR es una expresión de uso común y que en consecuencia no es apropiable, que la Superintendencia de Industria y Comercio ha registrado varias marcas a nombre de titulares diferentes, que contienen la expresión STAR. (…) Pero esta coincidencia no es únicamente en la Clase 12 de la Clasificación Internacional, lo mismo sucede en diferentes Clases, donde muchos titulares tienen marcas registradas, que coexisten pacíficamente en el mercado, y que contienen entre sus elementos la expresión STAR”.

2. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

3. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez invoca como norma violada el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La solicitud de registro fue presentada el 24 de noviembre de 2006, en vigencia de la Decisión 486, por lo que será ésta la norma aplicable.

   En consecuencia, este Tribunal procederá a interpretar de oficio los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes...