PROCESO 81-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 81-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON.

Marca: “CASINO”

Expediente Interno N° 2004-0213.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de agosto del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención de su Consejera Ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 16 de julio de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: CASINO GUICHARD PERRACHON.

   La parte demandada la constituye: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   El tercero interesado es: señor GERMÁN MONTOYA GALVIS.

2. Actos demandados

   La sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON impugnó las siguientes Resoluciones Administrativas: Nos. 25723 de 12 de septiembre de 2003, 32048 de 2 de diciembre de 2003 y 34733 de 12 de diciembre de 2003, por medio de las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro del signo “CASINO” para proteger productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   a) Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 27 de enero de 2003, la sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON solicitó el registro del signo “CASINO” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud de registro del signo fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 526.

3. El 13 de mayo de 2003, el señor Germán Montoya Galvis presentó oposición al registro solicitado, alegando la similitud con la marca mixta “DELCASINO” concedida para distinguir productos de la clase 29 y, la semejanza entre los productos que amparan las mismas.

4. El 12 de septiembre de 2003, mediante Resolución Nº 25723, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró fundada la oposición presentada y denegó el registro del signo solicitado.

5. El 2 de diciembre de 2003, mediante Resolución Nº 32048, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición presentado y confirmó la Resolución No. 25723.

6. El 12 de diciembre de 2003, mediante Resolución Nº 34733, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación presentado y confirmó la Resolución No. 25723.

   b) Fundamentos de la Demanda

   La sociedad CASINO GUICHARD PERRACHON, a través de apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las resoluciones mencionadas, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

   Afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486, al negar el registro del signo “CASINO” a pesar de que éste reunía todos los requisitos establecidos en la ley, pues, “las diferencias que existen entre las dos marcas, además de las diferencias en los productos y servicios que están llamados a distinguir, son suficientes para que éstas se distingan en el mercado sin generar confusión en el público consumidor”.

   Señala que se omitió hacer un análisis completo de los factores que podrían demostrar que no existe conexión competitiva entre los productos de las clases 29 y 30. Al respecto, observa que “los productos que pretende cubrir la Marca Solicitada difieren de los productos cubiertos por la marca “DELCASINO”, pues a pesar de que ambos son alimentos, unos hacen referencia específica a alimentos provenientes de animales mientras que los otros comprenden los aditivos para alimentos. Es evidente que los dos grupos de alimentos no son sustitutos los unos de los otros (…)”.

   Finalmente, indica que “la marca “CASINO” estaba registrada a nombre de Kraft General Foods, Inc. desde el 25 de agosto de 1994, para cubrir productos de la clase 30, mientras que la marca “DELCASINO” está registrada desde el 29 de julio de 1994 a nombre del señor Germán Montoya Galvis”, y que, en consecuencia, estas marcas habían coexistido durante más de 8 años (pues la marca “CASINO” a nombre de Kraft General Foods, Inc. fue cancelada el 30 de septiembre de 2002), por tal razón la “SIC debió determinar que la oposición presentada por el señor Germán Montoya Galvis no era procedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 146 de la Decisión 486”.

   c) Contestación a la demanda

   La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda, manifiesta lo siguiente:

   Observa que “entre las marcas en confrontación “CASINO” (Nominativa) y la registrada “DELCASINO” (mixta), existen evidentes semejanzas desde el punto de vistas (sic) ortográfico y fonético, habida cuenta que, la marca solicitada está reproduciendo la marca registrada, y el hecho de suprimirle la expresión “DEL”, no le den (sic) la distintividad requerida, más aún teniendo en cuenta que ambas marcas amparan productos que tienen conexidad competitiva, como son los de las clases 30 y 29, respectivamente”.

   Afirma que “en el presente caso evidentemente predomina el elemento denominativo de las expresiones verbales, “CASINO” y “DELCASINO”, y fue sobre los elementos nominativos en que mi representada basó el estudio de registrabilidad, concluyendo la no existencia de confundibilidad de los precitados signos”.

   Indica que “Las marcas en conflicto CASINO y DELCASINO, su concepto es idéntico, por cuanto el consumidor medio siempre los va a identificar como la casa de diversión, donde va a encontrar juegos de azar, entre otros, asociando uno y otros productos con el mismo origen empresarial”.

   Expresa que entre las marcas en conflicto existe conexidad competitiva, “ya que siempre la mayoría de los productos de la clase 29 y de la 30 han tenido los mismos canales de comercialización como son desde la humilde tienda, mercados e hipermercados”, además de “tener los mismos medios de comercialización o distribución de sus productos”.

   Finalmente, advierte que “el titular de la marca CASINO registrada anteriormente y posteriormente cancelada por mi representada fue la sociedad Kraft General Foods, Inc, y es a esta última a quien le correspondería alegar a su favor derechos de coexistencia con la marca opositora DELCASINO, si estuviere en la actual situación de la parte demandante la sociedad Casino Guichard Perrachon”.

   d) Tercero interesado

   El señor Germán Montoya Galvis, considerado como tercero interesado en esta causa, contesta a la demanda y manifiesta, principalmente:

   Indica que “desde los puntos de vista gráfico y fonético, la marca CASINO solicitada está contenida en su totalidad en la marca registrada y vigente, razón por la cual su escritura y fonética es casi idéntica. Desde el punto de vista conceptual al estar formadas por la misma palabra con significado propio, concreto y conocido en nuestro idioma, despiertan la misma idea; la marca registrada da la idea de pertenencia a un Casino y la marca solicitada es la palabra Casino como tal. Luego más semejanza y casi identidad es imposible”.

   Afirma “Si bien es cierto que la marca opositora DELCASINO es mixta, también es cierto que la parte figurativa de esa marca consiste en la figura de un cualquier cocinero o panadero, sin identidad propia, similar al usado en otros signos distintivos (…) por lo tanto no es mayor la distintividad que le imprime a la marca registrada. Es por ello que la parte principal de la marca registrada es la expresión DELCASINO”.

   Respecto a la conexidad competitiva, alega “estamos hablando de dos marcas muy parecidas, para productos que utilizan los mismos canales de comercialización y que son adquiridos por el consumidor en forma distraída pues son productos de consumo popular”.

   CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por...