PROCESO 125-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 125-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la mencionada normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00167. Actor: EULER HERMES S.A. Marca: EULER HERMES (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 13 de noviembre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: EULER HERMES S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: HERMES INTERNATIONAL

   iii. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad EULER HERMES S.A., solicitó el 16 de marzo de 2004 el registro como marca del signo denominativo EULER HERMES, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: INFORMACIÓN COMERCIAL; AVALÚOS COMERCIALES (ESTIMATIVOS) PARA EL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS MENCIONADOS ARRIBA SOLAMENTE EN LAS ÁREAS DE SEGUROS Y CRÉDITOS.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 19674 de 17 de agosto de 2005, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó su confundibilidad con la marca mixta HERMES, registrada en Colombia bajo el certificado No. 244052, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza: PUBLICIDAD Y NEGOCIOS; SERVICIOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN, SERVICIOS DE VENTAS AL DETAL.

   4. La sociedad EULER HERMES S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 35165 de 26 de octubre de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 39407 de 28 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad EULER HERMES S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles.

   2. Indica, que los signos en conflicto amparan servicios diferentes y sin conexión competitiva.

   3. Sostiene, que la SIC está violando el principio de igualdad, ya que anteriormente había concedido a favor de la sociedad EULER HERMES S.A., el registro de las marcas mixtas EH EULER HERMES (clase 35) y EH (clase 35).

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles.

      • Indica, que en los signos en conflicto predomina el elemento denominativo.

      • Argumenta, que los signos en conflicto amparan los mismos servicios de la clase 35.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Si bien mediante el oficio No. 01929 de 21 de septiembre de 2012, el Secretario de la Sección Primera del Consejo de Estado afirmó que enviaba la contestación por parte del tercero interesado, una vez consultado el expediente no se evidencia tal envío.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 135, 136 literales a) y f), 154, 159 y 162 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   De conformidad con lo anterior, se interpretarán únicamente las siguientes normas: artículos 135 literales a) y b), y 136 literal a). Las demás normas solicitadas no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio.

   El Tribunal interpretará de oficio los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras

;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad

;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación

;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

6. Consideraciones.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos.

4. La conexión competitiva en servicios de la misma clase.

5. El análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro marcario. Su autonomía.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo denominativo EULER HERMES. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   1. Concepto de marca.

      Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

      El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

      La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

      • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

      • Es indicadora de la procedencia empresarial.

      • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

      • Concentra el goodwill del titular de la marca.

      • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

      Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario

      . (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").

      Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

      Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos

      . (Proceso 63-IP-2004...