PROCESO 127-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 127-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 238, 258, 259 y 267 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 231, 234 y 268 de la misma Decisión.

Actora: PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

Caso: “COMPETENCIA DESLEAL”.

Expediente Interno N° 17802-2004-12307-MHM.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 31 de octubre de 2012.

  1. Antecedentes

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes

    La parte demandante la constituye: las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

    La parte demandada la constituye: la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION.

  3. Lo que se demanda

    Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. demandan a la sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION por competencia desleal.

  4. Hechos relevantes

    1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. son titulares en Ecuador de múltiples registros de la marca “FAMILIA” y de otras marcas derivadas de ella, desde el año de 1977 en que se produjo el primer registro de la marca FAMILIA.

      - PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. son titulares en Ecuador de algunos registros marcarios sobre el signo “FAMILIA” y de otras marcas y nombres comerciales derivados de ella.

      - Los productos de papel, tales como servilletas, toallas y papel higiénico de la marca “FAMILIA”, fabricados y comercializados por PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., son ampliamente reconocidos en el mercado ecuatoriano. Dichas sociedades han realizado un amplio y costoso esfuerzo comercial que ha logrado posicionar sus productos FAMILIA y la propia marca FAMILIA en el mercado ecuatoriano.

      - Durante el período comprendido entre enero de 2001 y octubre de 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION fue titular inscrito en Ecuador de un registro de la marca “FAMILIA” que había sido originalmente registrado por SCOTT PAPER COMPANY y que en virtud de algunas transferencias marcarias llegó a ser de su propiedad.

      - A partir del año 2002, KIMBERLY CLARK CORPORATION inicia una campaña de actos desleales en contra de PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. “claramente destinada a impedir el legítimo ejercicio de sus actividades comerciales y específicamente tendientes a impedir que dichas sociedades obtengan derechos legítimos de propiedad industrial con el objeto de ampliar su gama de productos”.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la Demanda

      Las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) en reiteradas ocasiones y con posterioridad al mes de octubre de 2002, en que se produjo la inscripción de la transferencia de la marca ‘Familia’ de parte de Kimberly Clark Corporation a favor de su relacionada Kimberly Clark Worldwide, e Inc., Kimberly Clark Corporation se ha arrogado ilegal, arbitraria e injustificadamente la calidad de titular de dicho registro de la marca ‘Familia’ en Ecuador (…) a fin de obstaculizar sistemáticamente el mercado a su principal competidor PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A., y de esta forma, impedir el lanzamiento de nuevos productos, desprestigiar y restar valor a la marca principal de su competidor”.

      - “(…) desde el mes de agosto de 2003, Kimberly Clark Corporation continuó ilegal y arbitrariamente alegando públicamente la propiedad de la marca ‘Familia’ (registro No. 735 de marzo 9, 1976) y con ello creó confusión en el mercado, confusión en las autoridades ecuatorianas y obstaculizó indebidamente y de mala fe, al menos, los siguientes trámites de registros de marcas de Productos Familia S.A., su principal competidor en el mercado ecuatoriano de productos higiénicos y sanitarios de papel, afectando indebidamente el legítimo desarrollo de su propiedad intelectual”.

      - “En el presente caso cabe resaltar que la conducta de Kimberly Clark Corporation ha irrogado a nuestra representada la imposibilidad de acceder al mercado con nuevas marcas, especialmente variantes de su marca principal FAMILIA- registrada, posicionada y notoria- y los consecuentes gastos en la defensa de sus derechos”.

      - “Existe mala fe de Kimberly Clark Corporation, visto que sin título legítimo, con evidente conocimiento de sus actos y del perjuicio que ello causa, se ha opuesto ilegal e injustificadamente a los registros de marcas FAMILIA de mis representadas y con ello ha obstaculizado sistemáticamente la actividad comercial de su principal competidor, impidiéndole el acceso al mercado de nuevas variantes de su principal marca e impidiéndole el uso y goce legítimo de sus derechos de propiedad industrial”.

    3. Contestación a la demanda

      La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION, en su contestación a la demanda efectuada en la Audiencia de Conciliación, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) el fundamento principal de la demanda recae en el hecho de manifestar que KCC ha incurrido en actos de competencia desleal por haber realizado actos como transferencias de marcas o de haber presentado oposiciones o acciones contra otros registros posteriores, lo cual no siquiera es una apreciación forzada sino que es totalmente equivocada y llena de mala fe el mencionar que haya competencia desleal al defender un registro anterior”.

      - “La demanda (…) al igual que las otras infundadas demandas contra las filiales de KIMBERLY CLARK constituye un intento desesperado por impedir a toda costa que KIMBERLY CLARK utilice la marca FAMILIA en Ecuador, marca sobre la cual ostenta todos y cada uno de los derechos que le otorga la Ley”.

      - “En cuanto a la SIMILITUD de los productos, esta similitud recae en que las demandantes utilizan exactamente la misma marca que pertenece a KIMBERLY CLARK a través de KCK ha iniciado acciones de nulidad razón por la cual la Dirección Nacional de Propiedad Industrial nunca debió haber otorgado los registros a las demandantes cuando con anterioridad ya estaba registrada la marca FAMILIA, actualmente de KCW”.

      - “KCC no ha incurrido en ningún acto deshonesto, puesto que lo único que ha hecho como parte del grupo KIMBERLY CLARK es defender los derechos que tiene KIMBERLY CLARK sobre la denominación FAMILIA. La competencia desleal ha sido definida como toda conducta ajena y contraria a la buena fe comercial. Este concepto, en ningún momento guarda relación con la utilización de una marca sobre la cual se poseen todos los derechos que confiere el registro, como es el caso de KIMBERLY CLARK a través de KCW”.

      - “Existe mala fe por parte de las demandantes en una serie de hechos y actuaciones, principalmente al haber iniciado en el Ecuador acciones contra KCC y sus filiales pese a que sabían perfectamente que las autoridades administrativas y judiciales en el Perú rechazaron todas las acciones en contra de KIMBERLY CLARK y declararon a la marca FAMILIA de Productos Familia como una marca QUE NO ES NOTORIA”.

      - “FAMILIA SCOTT PAPER COMPANY presentó la solicitud de registro de la marca FAMILIA en el Ecuador, la cual fue concedida por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial bajo el número de registro 735 de 9 de agosto de 1976, para proteger ‘productos sanitarios de papel, especialmente toallas de papel, servilletas de papel, pañuelos de papel y papel higiénico’. Esto es productos de la clase internacional 16. Posteriormente, SCOTT PAPER COMPANY cambió su nombre a KIMBERLY CLARK TISSUE COMPANY (…) dicha empresa transfirió la marca FAMILIA a favor de KIMBERLY CLARK CORPORATION (…), de igual forma KIMBERLY CLARK CORPORATION transfirió la marca FAMILIA a favor de KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. (…) la marca mencionada se encuentra vigente hasta el año 2014”.

      - “(…) si bien es cierto que las demandantes identifican sus productos con la marca FAMILIA, lo hacen en base a registros posteriores a los del grupo KIMBERLY CLARK, es decir, lo hacen basados en registros nulos, mal puede hablarse de mala fe cuando KIMBERLY CLARK CORPORATION y sus filiales lo único que han hecho es ejercer sus derechos que tienen sobre el primer registro en el Ecuador de la marca FAMILIA y en base a esos derechos presentar las acciones que han creído conveniente en defensa de una marca ya registrada”.

      La sociedad KIMBERLY CLARK CORPORATION presentó demanda de reconvención en contra de las sociedades PRODUCTOS FAMILIA S.A. y PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A. Arguye, principalmente, que:

      - “Productos Familia conoce perfectamente que el registro de KIMBERLY CLARK es prioritario y pese a esta situación ha insistido en obtener registros de la marca FAMILIA que nunca debieron habérselos otorgado, que son nulos y que obviamente causan confusión con los registros de KIMBERLY CLARK”.

      - “(…) el iniciar todas estas acciones en contra de KCC y sus filiales pese a que las demandantes conocen los fallos de las Cortes del Perú y conocen que...

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