PROCESO 111-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 111-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Marca: “SUAZ” (denominativa). Actor: CONOPCO INC. Expediente Interno Nº 2008-00112.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de octubre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: CONOPCO, INC.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercero interesado: SOCIEDAD JABÓNERÍA WILSON S.A.

   SOCIEDAD FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V.

   iii. DATOS RELEVANTES:

   1. HECHOS.

      • “El 11 de octubre de 2005, la sociedad JABÓNERÍA WILSON S.A., solicitó el registro de la marca SUAZ (denominativa) para distinguir ‘preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; JABÓNES; perfumería, aceites, esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos’ en la Clase 03 de la Clasificación Internacional de Niza”.

      • “El 30 de noviembre de 2005, se publicó el extracto de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 558”.

      • “Estando dentro del término legal, el día 12 de enero de 2006 la sociedad Helene Curtis, INC., presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento en la falta de distintividad del signo SUAZ (denominativo) y la confundibilidad con las marcas previamente registradas Helene Curtis SUAVE (denominativa) y SUAVE Helena Curtis respecto de productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional”.

      • “Estando dentro del término legal, el día 13 de enero de 2006 la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A., DE C.V. presentó escrito de oposición contra la mencionada solicitud de registro, con fundamento en la falta de distintividad del signo SUAZ (denominativo) y la confundibilidad con las marcas previamente registradas SUAZUL en la Clase 03”.

      • “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007, declaró infundadas las oposiciones presentadas por las sociedades HELENA CURTIS, INC., y FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., y concedió el registro de la marca SUAZ (denominativa) en la Clase 03 a nombre de la JABÓNERÍA WILSON S.A.”.

      • “Estando dentro del término legal, la sociedad CONOPCO INC., quien para ese momento ya era titular de las marcas fundamento de la oposición de Helene Curtis, INC., y la sociedad FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007”.

      • “La División de Signos Distintivos mediante Resolución Nº 25718, de 22 de agosto de 2007 resolvió los recursos de reposición interpuestos por la sociedad CONOPCO, INC., y FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA S.A. DE C.V., confirmando en todas sus partes la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007 y concediendo ante su inmediato superior, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, los recursos de apelación interpuestos de manera subsidiaria”.

      • “El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 34769, de 25 de octubre de 2007, confirmó en su integridad la Resolución Nº 12340, de 30 de abril de 2007, en el sentido de conceder el registro de la marca SUAZ (denominativa) a favor de JABÓNERÍA WILSON S.A., para distinguir productos de la Clase 03, agotando de esta forma la vía gubernativa”.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante CONOPCO INC. manifestó lo siguiente:

      • “Al aplicar las normas de la Decisión 486, puede verse que la solicitud de la marca SUAZ (denominativa) debió ser rechazada por la Administración, toda vez que la marca incurre en las causales de irregistrabilidad por ser una marca similarmente confundible con la marca notoriamente conocida Helene Curtis SUAVE”.

      • “De la lectura del literal h) del artículo 136 de la Decisión 486, una de las causales de irregistrabilidad es que constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de la marca notoriamente conocida”.

      • “Existe una conexión competitiva entre los productos que se amparan con las marcas en cuestión, ya que ambos productos están dirigidos al mismo consumidor, y se comercializarán en el mismo mercado, es decir, el mercado de productos de aseo o limpieza”.

      • “En efecto estos productos se comercializan en tiendas y supermercados y siempre están dispuestos en la misma góndola y se encuentran en la misma sección, lo cual evidentemente causará confusión en el consumidor. Adicionalmente, la función principal de una marca es precisamente diferenciar los productos que se pretendan amparar con ella de los demás productos de sus competidores. En consecuencia, un signo que no tenga capacidad distintiva frente a los demás signos ya registrados, es evidentemente imposible de registrar”.

      • “Ahora bien, los productos amparados en la Clase 03 son de consumo masivo, por lo cual es claro que el consumidor de los mismos es desprevenido y no presta tanta atención al momento de seleccionar el producto que desea adquirir, sino simplemente se guía por el impacto visual que generan en el mercado”.

      • “Es importante tener en cuenta que las normas violadas buscan en parte la protección del consumidor, ante la presencia de signos que siendo idénticos o semejantes amparan los mismos productos, o servicios, y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirlo a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial, al tiempo que pretende proteger al titular de un registro anterior frente a una solicitud de registro posterior, situación que, como se demostró se da en el presente caso”.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) contestó la demanda manifestando lo siguiente:

      • “El signo solicitado SUAZ (denominativo) y las marcas opositoras SUAZUL (mixta), SUAVE HELENE CURTIS (denominativa) y HELENE CURTIS SUAVE (denominativa), no presentan semejanzas que generen confusión directa o indirecta luego de un primer impacto general. La extensión entre los signos varía, lo que realza las diferencias fonéticas entre uno y otro signo. Si bien los signos comparten la partícula (SUA), sus demás sílabas difieren marcadamente en sus vocales y consonantes, confiriéndole a cada signo una estructura visual y fonética única y distintiva, permitiendo su diferenciación sin generar riesgo de confusión o de asociación”.

      • “La marca solicitada no se encuentra inmersa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.

   4. FUNDAMENTOS DEL TERCERO INTERESADO.

      El tercero interesado JABÓNERÍA WILSON S.A., señala lo siguiente:

      • Respecto del argumento según el cual la marca SUAZ (denominativa) reproduce parcialmente a las marcas HELENE CURTIS SUAVE (DENOMINATIVA) y SUAVE HELENE CURTIS, señala que se equivoca el actor al afirmar que la marca registrada SUAZ (denominativa) reproduce a las marcas antes mencionadas. En ese sentido, manifiesta lo siguiente: “Queda claro que la marca SUAZ no es similar desde el punto de vista ortográfico, ni fonético a las marcas HELENE CURTIS SUAVE (DENOMINATIVA) y SUAVE HELENE CURTIS, y que, por lo tanto, no constituye una ‘copia’ ni una ‘reproducción’ de las mismas”.

      • “La marca SUAZ no es similar a las otras marcas, puesto que ellas difieren en su ortografía, pronunciación y significación conceptual. La imagen que estas marcas despiertan en la mente de los consumidores es tan diferente, que no hay el más mínimo riesgo de que se confundan cuando encuentren en el mercado productos distinguidos con la marca del actor y productos distinguidos por la marca SUAZ de mi poderdante”.

      • La marca SUAZ es distintiva porque tiene la aptitud para distinguir productos y servicios en el mercado, y en este caso concreto, productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional, y además porque tiene la capacidad de diferenciarlos de otros productos ofrecidos por empresarios diferentes dentro del mismo mercado (…). Su distintividad ha sido reconocida incluso por las Oficinas de Marcas de Perú, Ecuador y Chile, ya que la marca SUAZ hoy en día cuenta con registro marcario en cada uno de estos países para distinguir productos de la Clase 03 de la Clasificación Internacional”.

      • "El actor, aparte de afirmar que la marca SUAZ reproduce a las marcas HELENE CURTIS SUAVE y SUAVE HELENE CURTIS, afirma que éstas son marcas notorias de conformidad con la legislación vigente. El actor presentó una serie de documentos para demostrar la notoriedad de las marcas HELENE CURTIS SUAVE y SUAVE HELENE CURTIS en Uruguay, Argentina y Brasil, cuya valoración le corresponderá hacer a los Honorables Magistrados. No obstante, quisiera resaltar que el actor no mencionó en...