PROCESO 95-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 095-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión.

Caso: Cancelación por falta de uso de la marca BONFRUIT (denominativa).

Actor: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A.

Proceso interno Nº 2010-00132.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2010-00132;

El auto de 17 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

1. Hechos.

   1. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. solicitó el registro como marca del signo BONFRUIT (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el mencionado registro y posteriormente lo renovó.

   2. El 22 de agosto de 2003, la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial de la marca BONFRUIT (denominativa).

   3. Por Resolución Nº 20979 de 27 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro de la marca BONFRUIT (denominativa), “en sentido de excluir de la cobertura de la marca los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. Como consecuencia se limitó el registro de la marca BONFRUIT (denominativa) para confitería.

      Contra dicha Resolución la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 55415 de 29 de octubre de 2009, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 65771 de 21 de diciembre de 2009 resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 20979 (…). Negar la cancelación total por no uso (…) de la marca BONFRUIT (nominativa) (…). Cancelar parcialmente (…) la marca BONFRUIT, en sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo, comprendidos en la Clase 30 internacional. Como consecuencia de la anterior limitación (…) de la marca BONFRUIT (…) para confitería y pastelería (…)”.

   6. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho contras las anteriores resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 165 de la Decisión 486.

   2. La cancelación parcial “debe estar supeditada al resultado objetivo que arroje un estudio del uso real y efectivo del mismo para identificar algunos de los productos para los cuales fue registrado, siendo excepción reconocida en la ley que los productos guarden una íntima relación entre sí”.

   3. Dentro de algunas clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la clase 30, los productos amparados dentro de estas clases guardan estrecha relación entre sí.

   4. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino y cita el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Afirma que “Teniendo en cuenta que las posibilidades de registro de una marca igual o similar a otra previamente concedida en la clase 30 hubiera sido desestimada por la estrecha relación de productos, resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión en el mercado (…)”.

   5. Afirma que “se debe tener en cuenta que el uso de la marca debe mirarse en relación con los productos que fabrica un determinado empresario, así como frente a sus capacidades de producción (…)”.

   6. Resulta evidente que la marca BONFRUIT (denominativa) “ha sido usada para identificar productos de la clase 30, la cual a su vez está constituida por productos que guardan una estrecha relación entre sí”.

   7. Finalmente que “frente a la cancelación parcial de signos distintivos, y apelando a la similitud innata de los productos de la clase 30, permitir la cancelación parcial de una marca en dicha clase obedece a una trasgresión de la norma por cuanto no resulta coherente decidir en unos casos que las marcas no pueden coexistir por similitud o conexidad de los productos, y en otros casos que las marcas deben ser canceladas porque no hay semejanzas entre los mismos”.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Afirma que cada caso de estudio para la cancelación por no uso se da de forma independiente y que “el uso real y eficaz de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se da para productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA, conforme el valor probatorio que se le dio a las pruebas aportadas”.

   3. “No comparte los argumentos esgrimidos por el actor teniendo en cuenta que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que distinguen demuestren que se encuentran en el comercio, es decir, no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios autorizados sino para cada uno de ellos o similares, no puede pretender el actor que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos como CONFITERÍA Y PASTELERÍA dentro de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se hagan extensivos a los restringidos, teniendo en cuenta, que en los últimos no existe relación alguna de competitividad y dentro del acervo probatorio aportado no se evidencia prueba alguna que demuestren que se encuentren en el mercado”.

   4. Para determinar si los productos de la Clase 30 excluidos de la cobertura de la marca BONFRUIT (denominativa) y los productos para los que se limitó su uso, es decir, PASTELERÍA Y CONFITERÍA “se necesita que exista finalidades idénticas, lo que haría presumir que se encontraran en el mercado, pero para este caso encontramos que sus finalidades, naturaleza, canales de comercialización, la necesidad que satisfacen son diferentes, no siendo intercambiables, cuentan con identidad propia, desarrollados por una empresa particular, son materia prima de los confites y pastelería ahora si hacemos acotación a la infraestructura de la empresa no se presenta prueba alguna que permita inducir a que el titular de la marca pueda producir los productos que se excluyeron. Además estos alimentos no existe (sic) una relación de género y especie (…) por lo que no guardan una relación estrecha entre los productos, siendo procedente la exclusión dentro del registro por no probarse su uso”.

   5. Afirma que se tuvo en cuenta “que se probó que el uso efectivo y real de los turrones...