PROCESO 107-IP-2012

EmisorComisión de la Comunidad Andina

PROCESO 107-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador. Marca: “IVERMEC-JB” (denominativa). Actor: MERCK & CO. INC. Expediente Interno Nº 7015-2000-LR.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de octubre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, de la República del Ecuador.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de octubre de 2012.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: MERCK & CO. INC.

    Demandado: EL DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI), DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

    Tercero interesado: JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A.

    iii. DATOS RELEVANTES

    1. HECHOS.

      - El 29 de noviembre de 1994, la empresa JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. solicitó ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca “IVERMEC-JB” (denominativa), solicitud de registro Nº 52309, destinada a proteger: “productos veterinarios” de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 358, puesta en circulación el 26 de abril de 1995.

      - El 30 de junio de 1995, MERCK & CO. INC. presentó una observación en contra de la solicitud de registro de la marca “IVERMEC-JB”, con fundamento en su derecho exclusivo de la marca mundialmente famosa, notoria y previamente registrada “IVOMEC”, registrada con el Nº 1122 del año 1980, que ampara productos de la misma Clase 05 de la Clasificación Internacional. Esta denuncia tuvo por objeto, poner en conocimiento de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la irregistrabilidad del signo denominativo “IVERMEC-JB”, en virtud de la prohibición establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344, a fin de que al momento en que deba realizar el examen de registrabilidad, la administración rechace la solicitud presentada por la compañía JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A.

      - El 05 de junio de 1996, el Director Nacional de Propiedad Industrial expidió la Resolución Nº 0955653, por la cual se aceptó el registro de la marca “IVERMEC-JB” (denominativa).

      - El 29 de agosto de 1996, MERCK & CO. INC. presentó una demanda en acción subjetiva de plena jurisdicción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en contra de la Resolución Nº 0955653, expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, con la pretensión de que se declare la ilegalidad de la resolución y, como consecuencia de lo anterior, se declare en sentencia la nulidad del registro de la marca “IVERMEC-JB” (denominativa), presentada por la compañía JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A.

      - El 8 de septiembre de 1999, el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala dictó y notificó la sentencia mediante la cual rechazó la demanda propuesta por MERCK & CO. INC., por considerar que dicha compañía no fue parte en la instancia administrativa.

    2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante MERCK & CO. INC. manifestó lo siguiente:

      - La denominación “IVERMEC-JB” registrada por JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. no es distintiva de los productos que protege frente a los productos amparados por la marca “IVOMEC” de propiedad de MERCK & CO. INC., y además su registro está impedido por las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y h) del artículo 82 y a) del artículo 83 de la Decisión 344, correspondientes a los artículos 195, literales a) y h); y, 196, literal a) de la Ley de Propiedad Intelectual.

      - La coexistencia en el mercado de productos marcados con “IVOMEC” e “IVERMEC-JB”, de JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A., crea confusión respecto de la procedencia empresarial dada la semejanza capaz de inducir al público a error.

      - Las marcas protegen los mismos productos. La marca “IVOMEC” protege: “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar dientes y para implantes dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”. Por su parte, el signo “IVERMEC-JB” ampara: “productos veterinarios” de la Clase 05. Es decir, se trata de los mismos productos, que poseen iguales fines, se publicitan a través de semejantes medios de comunicación y se distribuyen por canales comerciales semejantes, aumentando de esta manera aún más la posibilidad de confusión por parte del público consumidor.

      - Si bien no se presentó observación dentro del plazo, la autoridad administrativa debe tomar nota de su marca registrada IVOMEC, toda vez que se encuentra obligada a realizar el respectivo examen de registrabilidad.

    3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      El Director Nacional de Propiedad Industrial: No contesta la demanda.

      El Procurador General del Estado: No contesta la demanda.

      El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), en la Audiencia de Conciliación manifestó lo siguiente:

      - Luego de analizar las denominaciones en conflicto, del modo recomendado por la doctrina, siguiendo las reglas unánimemente aceptadas, como son que las marcas sean vistas de un modo sucesivo, no simultáneo, en conjunto sin fraccionarlas, una después de otra, desde la óptica del consumidor medio, atendiendo a las semejanzas y no a las diferencias, entre otras se concluyó que: no existían semejanzas que inducirían a confusión al público consumidor sobre la procedencia de los productos.

      - La marca solicitada tenía caracteres de especialidad, novedad y distintividad que lo hacen registrable, conforme a las prescripciones de la norma comunitaria y la legislación nacional, de tal suerte que la mayoría de compradores podrán distinguir si se trata de la misma denominación o de dos distintas.

      - Que, tratándose de preparados químicos y farmacéuticos no se puede decir que haya confusión de nombres cuando éstos, si bien idénticos en su desinencia, difieren en su radical. Desconocer esta conclusión llevaría a conceder la posibilidad legal de que un comerciante o fabricante adquiera el monopolio de una vasta clase de productos químicos y farmacéuticos con solo registrar el nombre técnico con una sola variante de ortografía.

      - La marca “IVERMEC-JB” cumplió con los requisitos necesarios para su registro. De esta manera, la marca es original y perfectamente distintiva, por lo que fue susceptible de registro, pues el cotejo marcario debe realizarse a primera vista, desde la totalidad de sus elementos.

      - El registro de la marca “IVERMEC-JB” no inducirá al público consumidor a error o confusión respecto del origen empresarial de los productos de la marca registrada.

      - El registro de “IVERMEC-JB” otorgado por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial se enmarca dentro de las disposiciones comunitarias y nacionales vigentes.

    4. Fundamentos del tercero interesado.

      JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A. en la Audiencia de Conciliación señaló que:

      - Contestó la demanda con una negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. La ilegalidad e improcedencia de la demanda. Existencia de sentencia firme y ejecutoriada, dictada por los señores Ministros de la Segunda Sala de lo Contencioso Administrativo, que declara la validez y legalidad del acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0955653, de 5 de junio de 1996, que concede el registro de la marca “IVERMEC-JB”, a favor de la compañía JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A., falta de derecho del actor para deducir la presente acción.

  3. Competencia del Tribunal.

    El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

  4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

    El juez solicita la interpretación de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 96 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    En el presente caso, se procederá a interpretar la Decisión 344 y no la Decisión 486, debido a que la Decisión 344 se encontraba vigente durante la fecha de presentación de la solicitud de registro el 29 de noviembre de 1994.

    En consecuencia, procede la interpretación solicitada de los artículos 81, 83 literal a) y 96 de la Decisión 344. De oficio, se interpretarán los artículos 83 literales d) y e) y 84 de la Decisión 344, así como la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

    A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

    DECISIÓN 344

    (…)

    Artículo 81

    Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles...

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