PROCESO 109-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 109-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b), 136 literales a), b) y h), 190 y 225 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2003-00099. Actor: TRANSPACK LTDA. Marca mixta: TRANSPACK.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los trece días del mes de noviembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 24 de octubre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: TRANSPACK LTDA.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: INTERNEXA S.A. E.S.P.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., solicitó el 10 de abril de 2001 el registro como marca del signo mixto TRANSPACK, para amparar servicios de la clase 35 Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 504 de 29 de mayo de 2001, la sociedad TRANSPACK LTDA, presentó oposición con base en los siguientes signos distintivos:

      • Marca mixta TRANSPACK, registrada en Colombia bajo el certificado No. 178827, para amparar servicios de la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      • Nombre comercial denominativo TRANSPACK LTDA.

      • Enseña comercial mixta TRANSPACK, solicitado su depósito en Colombia para amparar servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Posteriormente se depositó mediante certificado No. 14043.

   3. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 38412 de 26 de noviembre de 2001, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad TRANSPACK LTDA. presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   5. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 01462 de 28 de enero de 2002, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   6. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 28445 de 30 de abril de 2002, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   7. La sociedad TRANSPACK LTDA, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   8. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles.

   2. Argumenta, que el objeto de la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P., no está relacionado con los servicios para los cuales se registro la marca. Con esto se está buscando usurpar la marca de TRANSPACK LTDA.

   3. Sostiene, que la marca TRANSPACK es notoriamente conocida. La marca solicitada para registro genera riesgo de confusión, de asociación, daño económico o comercial injusto, y aprovechamiento injusto de la reputación del signo.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles.

      • Afirma, que no se probó la notoriedad del signo TRANSPACK.

      • Indica, que el nombre comercial TRANSPACLK LTDA y la marca solicitada no son confundibles. No se relacionan los servicios amparados.

      • Agrega, que no existe conexión competitiva entre los servicios de amparados por los signos en conflicto.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      Si bien el Consejo de Estado, mediante auto de 8 de agosto de 2003, vinculó a la sociedad INTERNEXA S.A. E.S.P. como tercera interesada, la contestación de la demanda no fue remitida por la corte consultante.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   La corte consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 134, 135, 136 literales a), b) h), 154, 155, 166, 190, 225 y 234 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán las normas solicitadas, salvo los artículos 154, 155, 166 y 234, ya que no son pertinentes para resolver el caso particular. Se restringirá la interpretación del artículo 134 a los literales a) y b), y del artículo 135 a los literales a) y b).

   El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 191, 192, 193, 200, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos

;

(…)

Artículo 135

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

b) carezcan de distintividad;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario

.

(...)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa

.

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda

.

Artículo 193

Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191

.

(…)

Artículo 200

La protección y...