PROCESO 98-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 098-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión.

Marca: NATIVA SPA O BOTICARIO (mixta).

Actor: sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

Proceso interno Nº 2008-00065.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, relativa a los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-00065.

El auto de 18 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad NATIVA NATURAL LTDA.

1. Hechos.

   1. El 13 de enero de 2006, la sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo NATIVA SPA O BOTICARIO (mixta), para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 562 de 31 de marzo de 2006. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

   3. Por Resolución Nº 22440 de 29 de agosto de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro como marca del signo solicitado por considerarla confundible con la marca NATIVE (nominativa), con certificado número 172209, registrada a favor del señor Hugo Hernán Martínez para distinguir productos de la Clase 3.

      Contra dicha Resolución la sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 23096 de 30 de julio de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

      En esta Resolución se manifiesta que la Superintendencia de Industria y Comercio una vez revisados los documentos encontró que el certificado de registro 172209 del signo NATIVE (denominativa) había sido cancelado. Sin embargo, al revisar las bases de datos se encontró que “el signo solicitado en registro es susceptible de generar riesgo de confusión o asociación respecto de la marca encontrada de oficio: NATIVA (mixta) (…) para identificar productos de la clase 3 Internacional, cuyo titular es la sociedad GLOBAL PRODUCTS LIMITADA (…)”.

      La sociedad GLOBAL PRODUCTS LIMITADA transfirió el registro de la marca NATIVA (mixta) a la sociedad NATIVA NATURAL LTDA.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 31753 de 27 de septiembre de 2007, confirmó, también, la Resolución Nº 22440. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA. interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad BOTICA COMERCIAL FARMACÉUTICA LTDA. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se violó el artículo 134 de la Decisión 486 en virtud a que el signo solicitado “consiste en un conjunto indivisible, caprichoso y novedoso, con fuerza distintiva suficiente empleado para distinguir productos específicos comprendidos en la clase 03 internacional”.

   2. La Superintendencia realiza un análisis fraccionado del signo solicitado. En el signo solicitado “sobresale de forma esencial, especial y predominante la expresión ‘SPA’ que por su tamaño y ubicación dentro del signo es notoria y sobresaliente, además la denominación O BOTICARIO es parte esencial del conjunto. Expresión que ya se encuentra debidamente registrada a favor de mi mandante (…)”.

   3. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que la Superintendencia no sólo fraccionó el signo solicitado sino que no tomó en cuenta el tipo de letra especial y característico del conjunto marcario y “limita el estudio de registrabilidad a las expresiones NATIVA vs. NATIVA, omitiendo elementos esenciales que le imprimen distintividad a la marca solicitada”.

   4. Los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual por lo tanto no son susceptibles de riesgo de confusión para los consumidores.

   5. Cita jurisprudencia de la Superintendencia en casos similares.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Entre los signos en conflicto existe un “alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor”.

   3. El signo solicitado “reproduce casi en su totalidad la marca NATIVA, sin que los elementos adicionales SPA O BOTICARIO sean suficientes para superar las semejanzas visuales y fonéticas perceptibles luego del primer impacto general”.

   4. Afirma que el signo solicitado no es distintivo.

   5. Los signos en conflicto distinguen productos de la misma Clase 3, por lo que aumenta el riesgo de confusión para los consumidores.

4. Tercero interesado.

   La sociedad NATIVA NATURAL LTDA., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. La sociedad GLOBAL PRODUCTS LIMITADA transfirió a la sociedad NATIVA NATURAL LTDA. el registro de la marca NATIVA (mixta).

   2. No se violó el artículo 134 de la Decisión 486 ya que “el signo NATIVA SPA O BOTICARIO no es distintivo (…) porque desde el punto de vista conceptual, visual y fonético, indudablemente existe semejanza con la marca de mi representada ‘NATIVA’ (…)”. Recalca que el signo solicitado no es distintivo porque es confundible con su marca registrada.

   3. No se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que los signos en conflicto “presentan semejanzas que las hacen confundibles entre sí, ya que la expresión SPA O BOTICARIO es un nombre genérico o de uso común para este tipo de productos (…) y su registro llevaría al consumidor a confusión o engaño con la marca NATIVA O SPA boticario, y conlleva a pensar el (sic) consumidor acerca del mismo origen empresarial del producto, de las características, calidad y otras propiedades del mismo, ya que presentan semejanzas desde el punto de vista ideológico, que pueden inducir al público consumidor a error”.

   4. Al signo solicitado, las expresiones SPA O BOTICARIO no le otorgan distintividad.

   5. Goza del derecho al uso exclusivo de la marca NATIVA.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo NATIVA SPA O BOTICARIO (mixto), fue el 13 de enero de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de conformidad a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretará el artículo 150 de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

      Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

      (…)

      Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

      Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

      a) las palabras o combinación de palabras;

      b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

      (…)

      Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio...