PROCESO 114-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 114-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: DICAFFE (mixta).

Actor: sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

Proceso interno Nº 2008-00082.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2008-00082.

El auto de 18 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LTDA.

2. Hechos.

   1. El 14 de septiembre de 2004, la sociedad INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo DICAFFE (mixto), para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 546 de 30 de noviembre de 2004. Contra dicha solicitud presentó oposición la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. sobre la base de su marca DECAF (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Por Resolución Nº 15017 de 27 de julio de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada por la sociedad actora y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2582 de 5 de febrero de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 7850 de 23 de marzo de 2007, confirmó, también, la Resolución Nº 15017. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

   2. Su marca DECAF se usa en el mercado “en asocio con la marca NESCAFÉ (…) lo cual corrobora que esta marca está directamente relacionada con el concepto de café”.

   3. Existe riesgo de confusión “directa e indirecta por cuanto los vocablos DECAF Y DICAFFE son muy parecidos y, al estar el consumidor acostumbrado a asociar la marca DECAF con NESTLÉ, éste podría verse inducido a error pensando que los productos amparados bajo la marca DICAFFE (al ser casi idéntica a DECAF) son una línea de productos de NESTLÉ.

   4. Entre los signos en conflicto existe “similitud ortográfica, fonética y visual. La marca solicitada reproduce parte esencial de la marca DECAF previamente registrada, diferenciándose únicamente en que la marca solicitada incluye otra F muda (al estar enseguida de otra F y termina la expresión con la vocal cerrada E, lo que de ninguna manera puede configurar diferencias importantes entre los signos).

   5. “El hecho de que DECAF termine en F y DICAFFE tenga la sílaba final diferente FE, no es relevante puesto que la parte distintiva y que será recordada por los consumidores no es esa sino la parte DICAF o DECAF que son prácticamente iguales”.

   6. El elemento predominante es el denominativo pues la parte gráfica del signo es de uso común para productos de la Clase 30.

   7. La confundibilidad es mayor por el hecho de que ambos signos distinguen productos de la Clase 30, por lo que existe conexión competitiva.

   8. Se violó el artículo 135 literal b) de la Decisión 486 pues “la expresión DICAFFE (MIXTA), NO es lo suficientemente distintiva de la marca DECAF (NOMINATIVA) (…) en cuanto a sus aspectos visuales, fonéticos e ideológicos y el riesgo de confusión que subsiste entre ambas marcas”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la expedición de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Los signos en conflicto no son confundibles ya que realizado “el examen conjuntual de las marcas enfrentadas se tiene que entre DICAFFE y DECAF, clase 30 no arroja confusión, pues no presentan similitudes ya que cada uno de los signos en controversia posee elementos distintivos de orden gráfico y fonético suficientes, sin que induzcan a una confusión directa e indirecta”.

   3. Afirma que “los signos enfrentados presentan claras diferencias en cuanto a la composición de las vocales, lo que permite desde una perspectiva fonética marcar sustanciales diferencias”.

   4. Además, “el diseño gráfico del signo solicitado ‘DICAFFE’ es bastante característico y novedoso, por cuanto está compuesto por unos círculos de color café y verde, dentro de los cuales se encuentra una taza humeante, debajo de la cual se lee la expresión DICAFFE escrita en letra minúscula con unos trazos particulares”.

5. Tercero interesado

   No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado sociedad INDUSTRIAL HOTELERA Y ALIMENTOS LTDA. Sin embargo, en el informe del consultante se manifiesta que la contestación a la demanda no sería tomada en cuenta por haberse presentado en forma extemporánea.

   CONSIDERANDO:

   Que, las normas objeto del proceso interno, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

   Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo DICAFFE (mixto), fue el 14 de septiembre de 2004, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que de acuerdo a lo facultado por la normativa comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486; y,

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

   a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

   (…)

   .

   1. La marca y los requisitos para su registro.

      El...