PROCESO 102-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 102-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00288. Actor: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT. Patente: “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DIPSIPÉPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 10 de octubre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.

   Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, solicitó el 31 de julio de 2003 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “MODIFICACIÓN CRISTALINA DE UN DEPSIPÉPTIDO CÍCLICO CON ACTIVIDAD MEJORADA”.

      2. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 34867 de 18 de septiembre de 2008, decidió negar la patente de invención solicitada.

      3. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      4. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 55779 de 26 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      5. La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

      6. La Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, basó su demanda en los siguientes argumentos:

      1. Señala, que el objeto de la solicitud de patente sí tiene nivel inventivo. No se deriva de manera obvia o evidente del estado de la técnica.

      2. Sostiene, que el sólo hecho de que los medios usados para la producción de dicho resultado sean conocidos, no permite que el examinador concluya que la invención carece de nivel inventivo.

      3. Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio no valoró objetivamente los argumentos presentados para demostrar el nivel inventivo de la solicitud de patente.

      4. Expresa, que los documentos citados en las Resoluciones demandadas no contienen ninguna enseñanza sobre el tema central de la invención.

      5. Agrega, que las Resoluciones demandadas se apartaron del parámetro establecido en el artículo 16 de la Decisión 486.

   3. La contestación a la demanda.

      la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. Sostiene, que la Superintendencia de Industria y Comercio encontró que el objeto de la solicitud, de manera evidente, se puede deducir del estado de la técnica; esto por cuanto cualquier persona medianamente versada en la materia, con base en los documentos EP 1031565 y EP 0634408, hubiera obtenido la información necesaria para establecer dicho objeto.

      2. Manifiesta, que de las composiciones presentadas en la solicitud no se demuestran propiedades o efectos inesperados en comparación con las anterioridades encontradas. Estas últimas enseñan de manera evidente el principio y la materia necesaria para llegar de manera obvia a las composiciones que se reivindican.

      3. Argumenta, que no es pertinente referirse al artículo 16 de la Decisión 486, ya que la solicitud se negó por falta de nivel inventivo y dicho artículo se relaciona con el requisito de novedad.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   La corte consultante no determinó las normas objeto de interpretación, pero afirmó que las normas invocadas como infringidas son: artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal, de oficio, interpretará las siguientes normas: artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar:

   Decisión 486

   (…)

Artículo 14

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

(…)

Artículo 16

Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40

.

(…)

Artículo 18

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Artículo 19

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)”.

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Requisitos de patentabilidad.

2. Nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.

1. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

   Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran determinados en el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados en los artículos 15 a 19 de la misma normativa.

   Según lo dispuesto en el artículo14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

   1. De la novedad de la invención:

      El artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.

      A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

      “(…) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).

      Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona...