PROCESO 103-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 103-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 46 de la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y , de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y de los artículos 44, 45, 47 y 48, y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2011-0280 DP. Actor: NOVARTIS AG. Patente: “COMPUESTOS ORGÁNICOS”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, República del Ecuador

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 17 de octubre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: NOVARTIS AG.

   Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. Hechos.

      1. La sociedad NOVARTIS AG, solicitó el 29 de mayo de 2000, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPUESTOS ORGÁNICOS”.

      2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Intelectual No. 425 de julio de 2000.

      3. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 06-117 IEPI.DNPI.DP de 9 de febrero de 2006, decidió negar la patente de invención solicitada.

      4. La sociedad NOVARTIS AG, presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      5. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución Nº 08-078 IEPI.DNPI.DP de 21 de febrero de 2008, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      6. La sociedad NOVARTIS AG, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante Resolución de 13 de enero de 2011, expedida en el marco del trámite No. 08-1838-RA, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar la resolución impugnada.

      8. La sociedad NOVARTIS AG, interpuso acción subjetiva o de plena jurisdicción en relación con el último acto impugnado.

      9. La Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La sociedad NOVARTIS AG, basó su demanda en los siguientes argumentos:

      1. Argumenta, que el objeto de la solicitud de patente es novedosa y goza de nivel inventivo.

      2. Sostiene, que la sociedad NOVARTIS AG solicitó un nuevo análisis de patentabilidad que nunca se llevó a cabo, ya que la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual resolvió negar la solicitud de patente.

      3. Argumenta, que el IEPI no valoró objetivamente los argumentos presentados para demostrar el nivel inventivo de la solicitud de patente.

      4. Expresa, que una persona con conocimiento medio no encontraría obvio el objeto de solicitud de patente de invención. Por lo tanto, dicho objeto sí tendría nivel inventivo.

      5. Agrega, que el compuesto de la invención representa ventajas técnicas con respecto a los documentos citados como anterioridades, ya que dichas ventajas no se anticipan ni se sugieren en ninguno de los compuestos conocidos.

      6. Indica, que patentes análogas se concedieron en Colombia, México Europa, Australia, China y Japón, entre otras. Esto muestra el cumplimiento de todos los requisitos de patentabilidad.

   3. La contestación a la demanda.

      1. Por parte de la Procuraduría General del Estado

         Contesta la demanda de la siguiente manera:

         Que, notificaciones que me correspondan, las recibiré en la casilla judicial No. 1.200.

      2. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

         Contestó la demanda de la siguiente manera:

         (…)

         3. LEGALIDAD Y VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- El acto administrativo impugnado se ha dictado en cumplimiento y observancia de las normas que rigen la materia y ha seguido el procedimiento correspondiente determinado en la Decisión Andina 486 y en la ley de Propiedad Intelectual.

         (…)

         .

      3. Por parte del Presidente del Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI.

         Contesta la demanda transcribiendo el informe que contiene la opinión técnica sobre el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. En las conclusiones de dicho informe se dice:

         (…) se concluye por tanto que, no presenta resultados que permitan demostrar el efecto mejorado que se reclama, por tanto no presentan resultados diferentes, o un efecto inesperado al de las anterioridades, tampoco se demuestra la ventaja técnica que se pretende proteger con este invento, o de qué manera se soluciona un problema existente, que no están ya establecidas en (sic) estado de la técnica o en las anterioridades, por lo tanto de (sic) concluye en conformidad con lo que dispone la Decisión Andina 486, el Artículo 18 “Una invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente esa invención no hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, se concluye que las reivindicaciones 1 a 14 NO cumplen con los requisitos de NIVEL INVENTIVO.

         (…)

         .

         iV. Competencia del Tribunal.

         El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículos 14, 16, 18 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal no interpretará las normas de la Decisión 486 solicitadas por el consultante, salvo el artículo 46, ya que al momento de solicitarse la patente se encontraba vigente la Decisión 344.

   El Tribunal Interpretará de oficio las siguientes normas: artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículos 44, 45, 47 y 48 de la Decisión 486, así como la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa. Lo anterior, por cuando el examen de fondo y definitivo se realizó en vigencia de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 44

Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Artículo 45

Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los...