PROCESO 83-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 083-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Caso: Cancelación por falta de uso de la marca SPLENDID (denominativa).

Actor: McNEIL-PPC, INC.

Proceso interno Nº 2009-00420.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2009-00420;

El auto de 18 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad MCNEIL-PPC, INC.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad COLOMBINA S.A.

2. Hechos.

   1. El 7 de septiembre de 1998, la sociedad PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A., presentó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro del signo SPLENDID (denominativo) para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      El registro fue concedido bajo el Certificado de Registro Nº 195063.

      La sociedad PRODUCTORA ANDINA DE DULCES S.A. cedió sus derechos del signo SPLENDID (denominativo) a la sociedad COLOMBINA S.A.

   2. El 2 de octubre de 2006, la sociedad Mc NEIL-PPC, INC presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial por falta de uso de la marca SPLENDID (denominativa) registrada a favor de la sociedad COLOMBINA S.A. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por Resolución Nº 28217 de 31 de agosto de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó la cancelación total por no uso de la marca SPLENDID (denominativa). Contra dicha Resolución la sociedad Mc NEIL-PPC, INC interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   3. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 2107 de 31 de enero de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   4. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 10981 de 9 de marzo de 2009, confirmó, también, la decisión contenida en la Resolución Nº 28217. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad Mc NEIL-PPC, INC en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Las Resoluciones impugnadas violan el primer parágrafo del artículo 165, el primer parágrafo del artículo 166, el segundo parágrafo del artículo 176 y el artículo 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. De acuerdo al artículo 165 de la Decisión 486 la Superintendencia “debía haber cancelado el registro de la marca SPLENDID, sobre la que versa este expediente, por cuanto la sociedad COLOMBINA S.A. no probó, de manera idónea, el uso de la marca”.

   3. Afirma que un producto alimenticio para ser puesto en el mercado debe estar inscrito en el registro sanitario y que “en el expediente no obra el Registro Sanitario (…) para determinar que el producto contaba con el permiso de venta respectivo (…). En consecuencia, la marca SPLENDID (…) no está siendo usada”.

   4. Agrega que en el proceso interno, en declaración juramentada, la sociedad COLOMBINA S.A. manifestó que está usando la marca SPLENDID “en chupetas con o sin relleno de chicle”. Posteriormente y de manera extemporánea presentó otra declaración juramentada lo cual atenta contra el artículo 170 de la Decisión 486. Sin embargo, afirma que la marca SPLENDID está siendo utilizada en galletas sin registro sanitario. Lo cual no debía ser permitido por la Superintendencia.

   5. No existen en el expediente pruebas que demuestren concluyentemente que el signo SPLENDID está siendo utilizado.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486.

   2. La sociedad COLOMBINA S.A. “SI probó dentro del trámite administrativo correspondiente el uso ‘real y efectivo’ de su marca registrada SPLENDID (nominativa) Clase 30 (…)”.

   3. Cita las Resoluciones impugnadas.

   4. Afirma que “contrario a lo que da a entender el actor en su demanda, el uso de la marca (…) se probó en esencia, con certificación expedida por el Revisor Fiscal (…)”. Agrega que fueron estos documentos los tomados en cuenta para adoptar las Resoluciones impugnadas. Sobre la prueba presentada de forma extemporánea, éstos documentos “NO fueron valorados, ni tenidos en cuenta (…)”. La referencia hecha a estos documentos “es meramente de carácter explicativa (…) la Superintendencia, no valoró de manera extemporánea prueba alguna, las decisiones adoptadas, se reitera, se tomaron con base en las pruebas legal y oportunamente, allegadas por las partes al expediente”.

   5. La Superintendencia en el caso concreto no tiene facultades para pronunciarse sobre la comercialización de productos con o sin registro sanitario, sino únicamente sobre la solicitud de cancelación del signo. Además, el registro sanitario constituye una prueba más del uso de la marca y de ninguna manera es una prueba contundente.

   6. Los documentos aportados por la sociedad COLOMBINA S.A. fueron valorados en su conjunto.

5. Tercero interesado.

   La sociedad COLOMBINA S.A., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda señalando:

   1. En cumplimiento con la normativa COLOMBINA S.A. “siempre ha contado con la correspondiente autorización de la autoridad competente (INVIMA) para comercializar en el mercado colombiano productos identificados bajo la marca SPLENDID (…)”. Cita varios registros. Por lo tanto, afirma que la marca SPLENDID “sí está siendo...