PROCESO 76-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 076-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Marca: FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixta).

Actor: señor CARLOS FEDERICO RUIZ.

Proceso interno Nº 2010-00092.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, dentro del proceso interno Nº 2010-00092.

El auto de 12 de septiembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: señor CARLOS FEDERICO RUIZ.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

   Tercero interesado: sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR.

1. Hechos.

   1. El 31 de julio de 2006, la señora ANA CECILIA ÁLVAREZ NÚÑEZ solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

      Posteriormente, se cambió el nombre del solicitante a sociedad CAJA de COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 568 de 29 de septiembre de 2006. Contra dicha solicitud presentó oposición el señor CARLOS FEDERICO RUIZ sobre la base de sus marcas PANAMERICANA (mixta) registradas para distinguir servicios de la Clase 41.

   3. Por Resolución Nº 31607 de 27 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, declaró infundada la oposición presentada y concedió el registro como marca del signo solicitado. Contra dicha Resolución el señor CARLOS FEDERICO RUIZ interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

      En esta misma Decisión se manifestó que los documentos presentados no eran suficientes para admitir la oposición por lo que se desistió de dicha oposición. Posteriormente de oficio la Superintendencia realizó el cotejo con las marcas PANAMERICANA (mixta) registradas a favor del señor CARLOS FEDERICO RUIZ para la Clase 41.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 36881 de 29 de septiembre de 2008, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 43801 de 31 de agosto de 2009, confirmó, también, la Resolución Nº 31607. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. El señor CARLOS FEDERICO RUIZ interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   El señor Carlos Federico Ruiz en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Descripción de los hechos incluyendo lo que había manifestado en la oposición, en los recursos de reposición y apelación y lo que había manifestado la Superintendencia de Industria y Comercio en las Resoluciones impugnadas.

      Manifiesta que en su oposición dijo:

      • El signo solicitado está compuesto de la siguiente manera: “La expresión verbal de fantasía FUP. Las expresiones explicativas, genéricas, complementarias e informativas FUNDACIÓN UNIVERSITARIA. La expresión distintiva y de fantasía PANAMERICANA. La expresión geométrica irregular que evoca la forma o figura de un mapa de América (…)”.

      • Al respecto, “la expresión FUP (…) no le otorga al conjunto marcario los elementos de distintividad (…) las expresiones FUNDACIÓN UNIVERSITARIA (…) son exclusivamente genéricas (…) es decir sobre ellas no puede haber apropiación exclusiva y en el conjunto marcario tendrán una posición estrictamente explicativa, complementaria e informativa sobre la naturaleza del producto (…) la expresión PANAMERICANA aunque distintiva, de fantasía y con aptitud marcaria (…) no puede ser apropiada con exclusividad en la medida que ya existe apropiación exclusiva por parte de mi procurado (…) la figura geométrica (…) que igualmente se trata de una expresión de fantasía (…)”.

   2. Se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que “la Superintendencia de Industria y Comercio en sus decisiones va en completa contravía de la disposición legal mencionada toda vez que la comparación marcaria de los dos signos en conflicto debe comprender los (…) elementos técnicos y legales, relacionados con la identidad o semejanza de los signos desde el punto de vista visual, conceptual o fonético (…)”.

   3. Afirma que entre los signos en conflicto existe confusión visual, fonética y auditiva “la marca pretendida a registro reproduce el cien por ciento (100%) la marca registrada, lo que implica que encontrar diferencias basadas en las expresiones FUNDACIÓN UNIVERSITARIA, resulta totalmente improcedente, pues de hecho son expresiones que pueden ser utilizados (sic) por cualquier empresario”.

   4. Que no se tomó en cuenta que “la expresión PANAMERICANA de la accionante no es una expresión genérica o de uso común (…) La relación está dada en virtud de la identidad y semejanza que presentan los signos, así como en la identidad de los servicios que las mismas distinguen”.

   5. Fundamenta su acción en los artículos 134, 135, 136, 148 y 150 de la Decisión 486.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “NO se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…) por el contrario las mismas se fundamentan en ésta y en la jurisprudencia y doctrina reconocida y aplicable al caso concreto”.

   2. Entre los signos en conflicto “no se presenta similitud o identidad susceptible de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor por lo tanto, la marca concedida FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA (mixta) (…) NO está incursa en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 (…) la marca concedida (…) es suficientemente DISTINTIVA por lo tanto es apta para identificar en el mercado, los productos que ampara (…)”.

   3. No es correcta la apreciación de los signos que hace el actor, pues realiza un análisis fraccionado del signo solicitado.

   4. Por lo que, “analizados en conjunto, evitando los fraccionamientos y colocándonos en el lugar del consumidor destinatario de los servicios y/o productos amparados por los signos, entre la marca concedida (…) y las marcas previamente registradas (…) NO existe similitud alguna susceptible de crear riesgo de confusión o asociación en el consumidor; FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA es ortográfica, fonética y conceptualmente diferente a la marca previamente registrada PANAMERICANA”.

   5. Si se aceptara el hecho de que el signo solicitado es genérico “la utilización de dichas expresiones no es óbice para la concesión del registro marcario siempre y cuando, el signo a registrar ‘en su conjunto’ sea SUFICIENTEMENTE DISTINTIVO, situación que se evidencia en el presente caso (…)”.

4. Tercero interesado.

   La sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas no se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. La marca mixta FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA “es totalmente distinta a la registrada por el demandante, como lo señaló la Superintendencia (…) en la medida en que PANAMERICANA hace referencia a ‘establecimientos que comercializan útiles escolares y demás productos relacionados con materiales para el estudio pero nunca una Institución de Educación Superior”.

   2. La expresión PANAMERICANA “que es la única palabra con la que concuerda la marca ya registrada (…) es un signo genérico o descriptivo, que no puede ser susceptible de apropiación, pues mientras que una se refiere a útiles en general, la segunda hace alusión a una marca que ofrece educación superior”.

   3. En el caso concreto “no existe identidad o semejanza de tipo visual, conceptual, ni siquiera fonético (…)”.

   4. Recalca el hecho de que el signo solicitado FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICA (mixta) está destinado a distinguir servicios de educación superior para los países americanos, mientras que la marca registrada PANAMERICANA (mixta) distingue útiles escolares en general.

   5. Entre los signos en conflicto no existe posibilidad de inducir a error al público consumidor.

   6. “la FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAMERICANA es un tercero de buena fe interesado en el proceso, en la medida en que ha solicitado el registro de una marca, siendo concedida ésta dentro del marco legal correspondiente (…)”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas controvertidas en el proceso, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es...