PROCESO 42-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 42-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 224, 225, 228 y 229 con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2005-00144-01. Actor: ALPINA PRODCUTOS ALIMENTICIOS S.A. Marca denominativa POMGUR.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y un días del mes de agosto de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 0713 de 6 de marzo de 2015, recibido por este Tribunal el 9 de marzo de 2015, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2005-00144-01.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 20 de julio de 2015.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

   Partes:

   Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: INDUSTRIAS NORMANDY LTDA.

   HECHOS:

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de Interpretación Prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad INDUSTRIAS NORMANDY LTDA., solicitó el 06 de febrero de 2002 el registro como marca del signo denominativo POMGUR, para amparar los siguientes productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

   2. Una vez publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 514 de 22 de marzo de 2002.

   3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 25709 de 14 de agosto de 2002, concedió el registro solicitado.

   4. La sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., presentó demanda de nulidad contra el anterior acto administrativo, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   5. El 1 de noviembre de 2013 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      1. Argumentos de la demanda.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   6. Indica, que es titular de las marcas mixtas y denominativas BON YURT, registradas en Colombia respectivamente bajo los certificados Nos. 114251 (Clase 29), 114207 (Clase 29), 145604 (Clase 29) y 145213 (Clase 32).

   7. Manifiesta, que desde el año de 1986 fue la sociedad pionera en la creación de un producto mediante el cual se mezcla el yogurt y el cereal. Dicha calidad se reafirmó en el año de 1988 cuando lanzó al mercado el producto de marca BON YURT, que le permitió consolidar una participación del 21.7% del mercado en 1999.

   8. Agrega, que el empaque del producto identificado con la marca BON YURT tiene las siguientes características: “(…) está compuesto por sobrecopa, vaso y liner; el vaso se diseñó basado en el vaso de un yogurt, e inicialmente el fondo era plano; (…) se desarrolló el fondo móvil que no permite que el vaso se colapse cuando hay cambios de presión atmosférica; (…) la sobrecopa del producto fue diseñada por el proveedor que suministra los vasos y la sociedad ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. En el año mil novecientos noventa y nueve (1999) se le hizo una modificación en la base para facilitar el apilamiento del producto en el punto de venta; el liner o tapa de cartón cierra la sobrecopa donde se empaca el cereal, con el fin de evitar que el cereal se envejezca o se salga del empaque”.

   9. Adiciona, que la marca BON YURT es notoriamente conocida.

   10. Arguye, que el signo POMGUR es confundible con la familia de marcas BON YURT desde el punto de vista visual: “la marca POMGUR, es una palabra compuesta por dos vocales, O y U, que son las mismas vocales que componen la familia de marcas BON YURT”; fonético “del análisis sucesivo de las marcas en conflicto, se puede ver que en ambas expresiones lo característico es la inclusión de las letras ‘O’, ‘U’ y ‘R’. Además de lo anterior, se puede apreciar que las marcas utilizan la raíz BON y POM, las cuales suenan de forma similar, sucediendo lo mismo con los sufijos YURT y GUR. (…) Continuando con el cotejo de las expresiones (…), podemos señalar que en las marcas registradas, el acento se encuentra en la palabra POM, y en las marcas base objeto de nulidad se encuentra en la palabra BON, sin dejar de lado que en las sílabas complementarias de cada uno de los signos, los cuales son respectivamente GUR y YURT, existe una acentuación similar, reflejando con esto una clara semejanza y casi identidad entre los signos en conflicto”; e ideológico. Por lo tanto, es imposible la coexistencia de ambas marcas, ya que el signo registrado adolece de falta de distintividad.

   11. Argumenta, que la autoridad nacional no realizó un cotejo exhaustivo en relación con toda la familia de marcas BON YURT.

       2. Argumentos de la contestación de la demanda.

       Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

   12. De conformidad con el auto de fecha 15 de noviembre de 2005 (fl. 78), se tuvo por no contestada la demanda por cuanto no se allegó poder para tal efecto.

       Por parte del Tercero Interesado.

   13. De conformidad con el auto de fecha 15 de noviembre de 2005 (fl. 78), se tuvo por no contestada la demanda por cuanto no se allegó poder para tal efecto.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

   14. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 134, 135 literal b), 136 literales a) y h), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   15. No se interpretarán los artículos 134, 135 literal b) y 150, ya que no son directamente aplicables para solucionar el conflicto particular; se interpretarán las demás normas señaladas por la consultante. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 224, 225, 228 y 229 de la misma normativa[1].

       CUESTIONES A INTERPRETARSE.

   16. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

3. Comparación entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta.

4. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba.

5. La familia de marcas y su incidencia en el análisis de registrabilidad.

6. Conexión competitiva (clases 29/32).

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

1. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

   17. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo POMGUR es confundible con las marcas denominativas y mixtas BON YURT. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

   18. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

       “Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

       El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

       Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.[2]

       Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

       El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

       El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica

       . (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

       Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un...