PROCESO 51-IP-2008

EmisorTribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 51-IP-2008

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2002-0096. Actor: Sociedad NOVARTIS A.G. Patente: “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de julio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de mayo de 2008.

  1. Antecedentes.

    El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

  2. Las partes.

    Demandante: Sociedad NOVARTIS A.G.

    Demandado: LA NACIÓN – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

  3. DATOS RELEVANTES.

    1. Hechos.

      1. La sociedad NOVARTIS A.G. solicitó el 25 de octubre de 1995 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el otorgamiento de la patente de invención titulada “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS”. A esta solicitud le correspondió el expediente administrativo N° 95-050316.

      2. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante concepto técnico Nº 1155, concluyó que la solicitud de patente no cumplía con todos los requisitos formales requeridos por la Decisión 344.

      3. La sociedad NOVARTIS A.G., mediante escrito de 28 de diciembre de 1995, modificó el título original de la invención por el de “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”.

      4. La División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante concepto técnico Nº 1445 y una vez efectuado el examen de fondo, determinó que existe algunas anterioridades que desvirtúan la novedad y el nivel inventivo de la patente solicitada.

      5. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 8816, de 27 de marzo de 2001, decidió negar la patente de invención solicitada.

      6. La sociedad NOVARTIS AG presentó recurso de reposición contra el anterior acto administrativo.

      7. El Superintendente de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución Nº 27448, de 27 de agosto de 2001, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      8. La sociedad NOVARTIS AG, mediante escrito de 22 del febrero de 2002, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

    2. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda.

      La actora manifiesta que se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 del Comisión de la Comunidad Andina, por las siguientes razones:

      1. La solicitud de patente solicitada sí tiene nivel inventivo, ya que se encuentra integrada por un compuesto novedoso al cual se llegó después de largas experimentaciones.

      2. No se encontraba dentro del estado de la técnica la fórmula para el compuesto objeto de la solicitud de patente.

      3. La composición que se desea reivindicar es demasiado específica en la medida de que dicha composición se encuentra constituida por varias partes, en donde cada parte, a su vez, se encuentra integrada por unos compuestos muy específicos a los que se llegó luego de una exhaustiva investigación. Lo anterior por la gran dificultad en representar la fórmula y demostrar los resultados sorprendentes que se lograban con la misma.

      4. La composición que se desea reivindicar no es un simple proceso de microemulsión o preconcentrado de microemulsión tomado o derivado de manera evidente del estado de la técnica.

      5. En el caso en particular, lo que se pretende demostrar es que a partir de compuestos conocidos se llega a un resultado desconocido e inesperado en relación con el tipo de medios para producirlo y, por lo tanto, la solicitud de patente no puede considerarse obvia, ya que a nadie se le hubiera ocurrido que con dicha combinación de elementos se podría llegar al resultado propuesto.

      6. A contrario de lo que piensa la Superintendencia, el resultado inesperado no se da por sí mismo, sino por el tipo de medios que se utilizan para producirlo.

      7. La sociedad NOVARTIS A.G. es titular de la patente No. 2308545B en Inglaterra, la cual versa sobre el mismo invento reivindicado en la solicitud denegada. Lo anterior es un indicio a favor del nivel inventivo de la solicitud.

    3. La contestación de la demanda.

      la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda con los siguientes argumentos:

      1. De conformidad con el examen de fondo se demostró que la solicitud no reunía los requisitos legales para conceder una patente de invención. La solicitud adolecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

      2. El objeto reivindicado se encuentra comprendido en el estado de la técnica. Lo anterior de conformidad con el estudio realizado del objeto de la solicitud y las anterioridades EP 0589843. EP 0539319, FR 2636534 y WO 9405312.

      3. Para una persona normalmente versada en la materia técnica, el objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud.

      4. La solución que presenta la solicitud no representa algo inesperado dentro de las composiciones de preconcentrado.

      5. La publicación francesa FR 2636534, menciona la utilización de componentes iguales a los que se encuentran en la solicitud de patente. Además, con las enseñanzas de dicho documento una persona versada en la materia llegaría a fabricar las composiciones que se pretende reivindicar.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

  4. Normas a ser interpretadas.

    Las normas cuya interpretación se solicita son los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    No obstante lo anterior, se interpretarán, de oficio, los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la patente de invención “UN PRECONCENTRADO DE MICROEMULSIÓN QUE COMPRENDE UN AGENTE ACTIVO DIFÍCILMENTE SOLUBLE Y UN MEDIO PORTADOR”.

    Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

    A continuación se inserta el texto de las normas interpretadas:

    Decisión 344

    (…)

Artículo 1

Los Países Miembros otorgarán patentes para las invensiones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial

.

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique

.

(…)

Artículo 4

Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica

.

Artículo 5

Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera

Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia

.

(…)

  1. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

  1. Aplicación de la norma comunitaria en el tiempo.

  2. Requisitos de patentabilidad.

  3. Nivel Inventivo en relación con la mezcla o combinación de...

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