PROCESO 110-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 110-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literales a) y b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 150, 190, 191, 192, 200 y la Disposición Transitoria Primera de la misma Decisión.

Actor: Sociedad TURISMO MARVAM LTDA.

Marca: “PULLMANTUR CRUISES” (mixta).

Expediente Interno N° 2009-00514.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diez (10) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de tres (3) de octubre de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad TURISMO MARVAM LTDA.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad PULLMANTUR S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad TURISMO MARVAM LTDA. plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa:

   - Resolución No. 5538 de 26 de febrero de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 21737 de 18 de julio de 2007.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 11 de enero de 2007, la sociedad PULLMANTUR S.A. solicitó el registro del signo “PULLMANTUR CRUISES” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de febrero de 2007, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 573. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

      - El 18 de julio de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 21737, por medio de la cual resolvió denegar el registro del signo “PULLMANTUR CRUISES” (mixto), solicitado por la sociedad PULLMANTUR S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en el registro previo de la marca “PULLMAN TOURS” (mixta), registrada a nombre de la sociedad TURISMO MARVAN LTDA., para distinguir servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional.

      - La sociedad PULLMANTUR S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de septiembre de 2007, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 32250 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 26 de febrero de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 5538, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y revocó la decisión contenida en la Resolución No. 21737 de 18 de julio de 2007, concediendo, en consecuencia, el registro del signo “PULLMANTUR CRUISES” (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad PULLMANTUR S.A., quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad TURISMO MARVAM LTDA., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La resolución No. 5538 (…) viola el derecho exclusivo que le confiere la ley a TURISMO MARVAN LTDA. como titular de la marca registrada PULLMAN TOURS en la clase 42 internacional (…)”.

      - “La marca PULLMANTUR CRUISES, vulnera los derechos de la sociedad TURISMO MARVAN, quien explota su marca y enseña comercial, ofreciendo servicios de la misma naturaleza que los ofrecidos por la sociedad PULLMANTUR S.A. La sociedad TURISMO MARVAN LTDA., ha usado la marca y la enseña comercial PULLMAN TOURS de una forma pública, ostensible, real y continua, para PROMOVER EL TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL”.

      - “(…) mi representada ha venido usando la denominación PULLMAN TOURS que la identifica, desde su creación, hace 32 años atrás, en forma continua, pública e ininterrumpida (…). La sociedad TURISMO MARVAN LTDA. siempre ha usado la denominación PULLMAN TOURS, por lo cual ésta se consolido (sic) desde su creación como la IMAGEN CORPORATIVA de la empresa, pues así se ha usado para identificar sus servicios, esto ha hecho que la Enseña Comercial y la marca PULLMANN TOURS (sic) le haya dado personalidad a la empresa ya que la simboliza y la distingue en cada una de sus actividades que como organización tiene en el comercio, usándose también como Enseña Comercial”.

      - “El signo PULLMANTUR CRUISES, constituye la reproducción e imitación de la marca PULLMAN TOURS, de mi representada, por cuanto la denominación TOURS es genérica y descriptiva (…)”.

      - “(…) las marcas PULLMAN TOURS y PULLMANTUR CRUISES amparan productos (sic) comprendidos en la clase 39 y 42 Int., básicamente relativos a Viajes y Turismo, es indudable que estos (sic) se destinan al mismo sector de los consumidores y utilizan exactamente los mismos canales de distribución, comercialización, publicidad y mercadeo”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) los signos enfrentados PULLMANTUR CRUISES (MIXTA) y PULLMAN TOURS (MIXTA), no son susceptibles de crear confusión, toda vez que no se presentan (sic) semejanza alguna dentro de las (sic) estructura gramatical que permita al consumidor confundirlas en el mercado, por otro lado, es consecuente que el consumidor identifique su origen empresarial, además se observa que en cada conjunto de los signos enfrentados presentan diferencias ortográficas, fonéticas y de diseño (…)”.

      - “(…) relaciona el demandante, tener un mejor derecho basado en el supuesto uso de su nombre comercial con anterioridad al registro de las marcas demandadas y la presunta confundibilidad de nombre comercial con las mismas, para lo cual, vale la pena señalar, que el demandante tuvo su oportunidad legal dentro del trámite administrativo surtido para presentar oposición a los registros y fundamentar debidamente la misma, de lo cual hizo caso omiso, lo anterior conforme lo establece el artículo 146 de la Decisión Andina”.

      - “(…) en el evento en que el demandante llegue probar en el trámite del proceso de nulidad, que en efecto, existió un uso del nombre comercial anterior a la concesión de las marcas demandadas, se considera que en todo caso, no debe prosperar las nulidades deprecadas, en la medida en que las marcas concedidas en conjunto y evitando su fraccionamiento cuentan con una especial disposición gráfico nominativa que las hacen diferentes y diferenciables del nombre comercial del actor, lo cual conlleva a que el consumidor al encontrarlas en el mercado no estará en riesgo de confusión o de asociación”.

      - “(…) el nombre comercial o enseña comercial que aduce el actor no es confundible con las marcas registradas, no se encontraba para la fecha de concesión de las mismas, depositado ante esta Entidad, por lo tanto, la Superintendencia se encontraba ante la imposibilidad de conocer la existencia del mismo”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad PULLMANTUR S.A. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) resulta acertada la decisión proferida por la Delegatura (…) en el sentido de considerar que los signos PULLMAN TOURS (MIXTA), y PULLMANTUR CRUISES (MIXTA), al ser encontrados en el mercado poseen diferencias que las hacen claramente distinguibles el uno del otro. Además, debe tenerse en cuenta que las expresiones que integran las marcas enfrentadas, es decir, las palabras PULLMAN y TOUR o TUR son expresiones de uso común que hacen parte del lenguaje cotidiano usado por los empresarios dedicados al sector del transporte, y por lo tanto inapropiables con exclusividad por algún empresario de este sector”.

      - “(…) las marcas enfrentadas son de naturaleza mixta y por lo tanto constituye un hecho cierto e irrefutable que cada una integra en su conjunto elementos gráficos totalmente disímiles que las hacen claramente identificables por el consumidor en un mismo mercado”.

      - “Tratándose de empresas que prestan servicios de transporte de pasajeros, es común que para promocionar o vender su producto describan el servicio como PULLMAN, denotando comodidad y confort, integrando la mencionada denominación en sus nombres comerciales”.

      - “(…) la expresión PULLMAN es de uso común en el lenguaje cotidiano para denotar confort y comodidad, y por lo tanto es de los denominados por la doctrina y la jurisprudencia marcaria como ‘signos débiles’, por lo que ningún empresario puede pretender exclusividad sobre la mencionada expresión”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos...