PROCESO 91-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 91-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa y del artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Demandante: ROCHE INTERNATIONAL LTD. Expediente interno: 5745-99-MH. Marca: DORMILAN (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los tres días del mes de octubre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 18 de septiembre de 2012, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ROCHE INTERNATIONAL LTD.

   Demandada: MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, COMERCIALIZACION Y PESCA.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   Tercero interesado: CORPORACIÓN MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN CIA LTDA.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad CORPORACIÓN MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN CIA. LTDA, solicitó el 12 de septiembre de 1996 el registro como marca del signo denominativo DORMILAN, para amparar producto de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. La sociedad ROCHE INTERNATIONAL LTD., presentó observación con base en su marca denominativa DORMICUM, registrada en Ecuador bajo el certificado No. 2693/85, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 0966246 de 28 de septiembre de 1998, expedida en trámite No. 71854-96, resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad ROCHE INTERNATIONAL LTD., presentó recurso de plena jurisdicción en relación con el anterior acto administrativo.

   5. El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, Ecuador, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico, fonético, verbal y auditivo. Esto podría generar error en el público consumidor, lo que constituye un acto de competencia desleal.

   2. Sostiene, que los signos amparan productos de la misma clase internacional.

   3. Sostiene, que como se trata de productos farmacéuticos la posibilidad de confusión conlleva ciertos riesgos.

   4. Indica, que la marca DORMICUM es notoriamente conocida. El signo solicitado se está aprovechando del prestigio de dicha marca.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la CORPORACIÓN MERCANTIL INTERNACIONAL CORMIN CIA. LTDA.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles desde el punto de vista gráfico, visual y fonético.

      • Afirma, que el signo solicitado es perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

      • Indica, que los signos en conflicto deben compararse con una visión en conjunto.

      • Agrega, que los productos amparados por el signo solicitado se expenden únicamente bajo receta médica.

      • Arguye, que la acción prescribió; concluyó el plazo prescrito en el artículo 65 de la Ley de la jurisdicción Contencioso Administrativa.

   2. Por parte del DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

      • Afirma, que la resolución demandada es plenamente legal y válida.

      • Argumenta, que los productos farmacéuticos no están expuestos al consumidor y sólo se expenden bajo receta médica.

      • Indica, que el signo solicitado no está incurso en ninguna causal de irregistrabilidad.

   3. Por parte de la DIRECTORA DE PATROCINIO, delegada del PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

      (…)

      El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

      Por lo tanto, corresponde al representante legal del IEPI, comparecer directamente a juicio.

      (…)

      .

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 134 y 148 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal interpretará los artículos de la Decisión 344, salvo el literal h) del artículo 82 y el artículo 95, ya que no son pertinentes para resolver el caso bajo estudio.

   No se interpretarán las normas de la Decisión 486 que solicita el consultante, ya que al momento de solicitarse el registro del signo DORMILAN se encontraba vigente la Decisión 344.

   El Tribunal, de oficio, interpretará el artículo 84 de la Decisión 344 y el artículo 172 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior

;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida

;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 172

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de...