PROCESO 93-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 93-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y c), y 175 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00413. Actor: BCSC S.A. Marca: MULTIAMIGOS (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los tres días del mes de octubre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 28 de agosto de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: BCSC S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero Interesado: FINANCIERA AMÈRICA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad FINANCIERA AMÉRICA S.A., solicitó el 17 de abril de 2007 el registro como marca del signo denominativo MULTIAMIGOS, para amparar servicios de la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 576 de 31 de mayo de 2007, la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL, presentó oposición con base en diferentes marcas que contienen la palabra amigo y que fueron registradas en las clases 9, 35, 38 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La sociedad BCSC S.A., presentó oposición con base en los siguientes signos distintivos:

      |Signo |Tipo |Clase |Certificado |

      |CAJA SOCIAL |MARCA DENOMINATIVA |35 |321910 |

      |SU BANCO AMIGO | | | |

      |CAJA SOCIAL |MARCA DENOMINATIVA |36 |184091 |

      |SU BANCO AMIGO | | | |

      |AMIGO EXPRESS |MARCA MIXTA |35 |215714 |

      |AMIGO EXPRESS |MARCA MIXTA |36 |206936 |

      |AMIGOS & PUNTO |MARCA MIXTA |35 |210817 |

      |AMIGOS & PUNTO |MARCA MIXTA |36 |208299 |

      |CDT AMIGO |MARCA MIXTA |35 |255792 |

      |BANCO CAJA SOCIAL | | | |

      |CAJERO AMIGO |MARCA DENOMINATIVA |35 |163813 |

      |CAJERO AMIGO |MARCA DENOMIANTIVA |36 |177514 |

      |CORREO AMIGO |MARCA DENOMINATIVA |35 |217531 |

      |CREDIAMIGO |MARCA MIXTA |35 |262131 |

      |BANCO CAJA SOCIAL | | | |

      |CREDIAMOGO |MARCA MIXTA |36 |262130 |

      |BANCO CAJA SOCIAL | | | |

      |GANAAMIGO |MARCA DENOMINATIVA |35 |219477 |

      |GANAMIGO |MARCA DENOMINATIVA |36 |215289 |

      |SU BANCO AMIGO |LEMA COMERCIAL DENOMINATIVO |36 |207623 |

      |CAJA SOCIAL |LEMA COMERCIAL DENOMINATIVO |36 |186030 |

      |EL BUEN VECINO | | | |

      |SU AMIGO FINANCIERO | | | |

   4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 43397 de 30 de octubre de 2008, resolvió declarar infundada la oposición presenta por la sociedad COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL, y conceder el registro solicitado (sólo se pronunció sobre el considerando segundo y no sobre el tercero).

   5. Las sociedades opositoras presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

   6. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 53676 de 18 de diciembre de 2008, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo los recursos de apelación.

   7. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 1220 de 21 de enero de 2009, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

   8. La sociedad BCSC S.A., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

   9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles.

   2. Sostiene, que el elemento predominante de los signos en conflicto es el término amigo.

   3. Indica, que el prefijo multi es de uso común para la clase 36.

   4. Argumenta, que la palabra amigo es el elemento distintivo de la familia de marcas en cabeza de la sociedad BCSC S.A.

   5. Agrega, que la palabra amigo no es descriptiva, genérica o de uso común en relación con la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   6. Indica, que la Superintendencias expidió sus resoluciones sobre la base de una falsa motivación.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      • Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles.

      • Afirma, que los signos en conflicto se deben analizar sin fraccionarlos y teniendo en cuenta el conjunto marcario.

      • La palabra amigo es de uso común en la clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

      • Afirma, que los signos en conflicto no son confundibles.

      • Argumenta, que la palabra amigo es de uso común en la clase 36.

      • Manifiesta, que también es una expresión evocativa, ya que trata de transmitir la imagen de confianza.

      • Argumenta, que en un caso análogo la Superintendencia de Industria y Comercio expresó que no se puede hacer un análisis fraccionado de los signos en conflicto.

      • Agrega, que en el presente asunto no existe falsa motivación en los actos administrativos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

      •

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a SER INTERPRETADAS.

   La corte consultante no determinó las normas a interpretarse, pero señaló que la parte actora invocó como normas infringidas las siguientes: artículo 136 literales a) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 134 literal a), 136 literales a) y c), y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   (…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

.

Artículo 175

Los Países Miembros podrán registrar como marca los lemas comerciales, de conformidad con sus respectivas legislaciones nacionales.

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.

(…)”.

6. Consideraciones.

   Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

   1. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

   3. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

   4. Comparación entre signos denominativos simples y mixtos con parte denominativa compuesta.

   5. Partículas de uso común en la conformación de signos marcarios. La marca débil.

   6. Los signos evocativos.

   7. Ámbito de protección del lema comercial en la Decisión 486.

   8. La familia de marcas.

1. La conexión competitiva.

   10. La autonomía de la oficina de registro marcario al conceder o denegar una marca.

   1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

      En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo MULTIAMIGOS. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

      1. Concepto de marca.

         Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

         El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

         De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

         La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

         • Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

         • Es indicadora de la procedencia empresarial.

         • Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

         • Concentra el goodwill del titular de la marca.

         • Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

         El Tribunal de...