PROCESO 113-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 113-IP-2012

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Actor: Sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd.

Marca: “MAC DOOGLAS” (denominativa).

Expediente Interno N° 2010-00174.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd.

   Demandada: la Nación Colombiana, Superintendencia de Industria y Comercio.

   Tercero interesado: el señor Douglas Salazar Medina.

2. Actos demandados

   La sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resoluciones Nos. 51548, 51546 y 51547 de 6 de octubre de 2009, por medio de las cuales el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió los recursos de apelación y revocó los artículos segundo y tercero de las Resoluciones Nos. 10341 y 10328 de 27 de febrero de 2009 y los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. 10343 de 27 de febrero de 2009, que declaró infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “MAC DOOGLAS” (denominativo), para distinguir servicios y productos de las clases 43, 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 26 de octubre de 2007, el señor Douglas Salazar Medina presentó las siguientes solicitudes de registro del signo “MAC DOOGLAS” (denominativo): (i) para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, esencialmente los servicios prestados por personas o establecimientos cuyo fin es preparar alimentos y bebidas para el consumo”, comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; (ii) para distinguir “carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza; y, (iii) para distinguir “publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina”, comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza;

      - El 31 de diciembre de 2007, el extracto de las solicitudes de registro fueron publicadas en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 584.

      - La sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. formuló oposición a las solicitudes de registro. Se fundamentó en el registro previo de sus marcas “McDONALD’S” (denominativa y mixta) en las clases 29, 30, 31, 32, 35 y 43 de la Clasificación Internacional y en la notoriedad de dichas marcas.

      - El 27 de febrero de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 10341, 10328 y 10343, por medio de la cuales declaró la notoriedad de las marcas “McDONALD’S” de propiedad de la sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. para identificar comidas rápidas y los establecimientos en los cuales ellos comercializan, en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2006, declaró fundada la oposición formulada por la sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd.; y, en consecuencia, denegó el registro del signo “MAC DOOGLAS” (denominativo), solicitado por el señor Douglas Salazar Medina, para distinguir servicios y productos de las clases 43, 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El señor Douglas Salazar Medina dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de las Resoluciones mencionadas.

      - El 28 de mayo de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió las Resoluciones Nos. 26464, 26467 y 26454 por medio de las cuales atendió los recursos de reposición y confirmó las Resoluciones mencionadas.

      - El 6 de octubre de 2009, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió las Resoluciones Nos. 51548, 51546 y 51547 por medio de las cuales atendió los recursos de apelación y revocó los artículos segundo y tercero de las Resoluciones Nos. 10341 y 10328 de 27 de febrero de 2009 y los artículos tercero y cuarto de la Resolución No. 10343 de 27 de febrero de 2009, que declaró infundadas las oposiciones presentadas por la sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd. y concedió, en consecuencia, el registro del signo “MAC DOOGLAS” (denominativo), para distinguir servicios y productos de las clases 43, 29 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad McDonald’s International Property Company, Ltd., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “McDonald’s registró con anterioridad, como lo requiere la dinámica de su negocio, marcas derivadas que se caracterizan por reivindicar como elemento esencial el prefijo Mc o Mac, en combinación con el nombre o una característica del producto que pretende identificarse con la marca en cuestión”.

      - “El señor Douglas Salazar Medina y la sociedad McDonald’s son competidores directos en el mercado, en la medida que se dedican al negocio de las comidas rápidas, con especial énfasis en la venta de hamburguesas y las marcas en conflicto están registradas para amparar esos sectores de actividad y esos productos”.

      - “Conceptualmente evocan en el consumidor una misma idea: una marca conformada por un nombre de origen extranjero”.

      - “No es cierto, no se probó que el prefijo Mac o Mc, en el renglón de los servicios de comidas rápidas, sea de uso común, ni mucho menos que sea de uso diario entre los empresarios de tal sector”.

      - “No es cierto ni se probó que en Colombia coexistan pacíficamente numerosas marcas que compartan la partícula MAC en el sector de las comidas rápidas. Se limita la Superintendencia a citar solo un ejemplo (MAC POLLO EXPRESS), que no se usa en el sector de comidas rápidas, pero aún en el caso de que se usará (sic) en tal sector, ello no es suficiente argumento para afirmar que tal partícula es de uso común, pues para ello se requiere la concurrencia de numerosas marcas que compartan el mismo elemento, cuya titularidad pertenezca a diferentes titulares y que se apliquen al mismo ramo de negocios”.

      - “La marca McDONALD’S es notoriamente conocida en el mercado colombiano para identificar comidas rápidas y los establecimientos en los cuales ellos comercializan, en el período comprendido entre los años 2001 y 2006, es decir, desde una fecha muy anterior a la de las solicitudes de registro de la marca MAC DOOGLAS”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “Los signos McDONALD’S (nominativo) y MAC DOOGLAS (nominativo), no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización”.

      - “La dimensión más característica entre las marcas confrontadas, es por una parte DOOGLAS y por otra DONALD’S, ya que (…) los grafemas MAC/MC son de uso común”.

      - “Los signos McDONALD’S y MAC DOOGLAS al ser pronunciados de manera completa, no generan similitud fonética. Si bien comparten los grafemas Mc y MAC sus terminaciones son totalmente distintas, así como las letras que componen sus sílabas tónicas”.

      - “La similitud ideológica se presenta cuando los signos evocan una misma idea o característica, situación que no se presenta entre McDONALD’S y MAC DOOGLAS, pues si bien ambas refieren a nombres propios, un consumidor promedio sabrá interpretar que estos hacen referencia a personas distintas”.

      - “(…) las expresiones Mc y MAC, son a su vez inapropiables dado que existen numerosos registros marcarios anteriores, de diferentes titulares que contienen dicha partícula, (…)”.

      - “(…) la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que aunque las pruebas aportadas por la demandante en su oportunidad, pudieron demostrar la notoriedad de la marca McDonald’s, no concurren los presupuestos para que se configure la causal de irregistrabilidad (…), dado que la marca solicitada en registro (…) no constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción de las marcas de la demandante”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte del señor Douglas Salazar Medina, tercero interesado en el proceso.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado...