PROCESO 72-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 072-IP-2012

Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “SOFT DERM” (denominativa). Actor: JAFER LIMITED. Expediente Interno Nº 2008-00379.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mes de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto del año dos mil doce.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: JAFER LIMITED.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercero interesado: BIOTOSCANA FARMA S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      - El 10 de julio de 2007, la sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca SOFT DERM (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 579, de 31 de agosto de 2007 y, dentro del término legal oportuno, la sociedad JAFER LIMITED presentó oposición al registro marcario, pues consideró que el signo solicitado carecía de distintividad intrínseca necesaria, por tratarse de una expresión descriptiva de las cualidades de los productos que identifica.

      - Mediante Resolución Nº 10010, de 31 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición presentada por la sociedad JAFER LIMITED y concedió el registro de la marca SOFT DERM (denominativa) a favor de la sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A., pues consideró que el signo solicitado SOFT DERM (denominativo), es original al evocar una idea de suavidad de la piel, mediante la combinación de las palabras “soft” y “derm”.

      - La demandante JAFER LIMITED presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 10010, de 2008, resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mediante Resolución Nº 15150, de 19 de mayo de 2008 y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 17635, de 30 de mayo de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 10010, de 2008.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante JAFER LIMITED manifestó lo siguiente:

      - Alega la aplicación del artículo 172 de la Decisión 486, a fin de solicitar la nulidad de la resolución administrativa que otorgó el registro del signo solicitado.

      - Se han violado los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

      - Los términos “soft” y “derm” son reconocidos por el público consumidor para describir la cualidad de piel suave para los productos cosméticos y de belleza de la Clase 03.

      - La marca concedida no es registrable, pues toda palabra que se entienda y reconozca por el público consumidor como el nombre o la designación de un producto o servicio, no es susceptible de ser registrado como marca.

      - El signo solicitado SOFT DERM (denominativo) no tiene la capacidad de distinguirse de otros productos destinados a la “piel suave”, pues se limita a describir la cualidad, la función y/o el destino del producto que representa, informando las características que podrían encontrarse presentes en cualquier otro producto del mercado que tenga la cualidad de ser o proporcionar una “piel suave”.

      - Las expresiones “soft” y “derm”, son meramente descriptivas por cuanto: a) Indica una de las cualidades del producto, así como las propiedades que posee; b) Indica de manera directa e inmediata las propiedades, características o cualidades de productos para el cuidado y belleza de las personas, sin distinguirse de otros productos cosméticos semejantes dentro del mercado y; c) El consumidor promedio al observar los productos marca SOFT DERM (denominativa), no debe hacer esfuerzo alguno para comprender que se trata de una cualidad o propiedad de un producto determinado.

      - El signo SOFT DERM (denominativo) es una expresión de dominio público, que pertenece a todas las personas y, en especial, a todos los competidores del mercado de los productos de aseo y belleza, que necesariamente utilizan dicha expresión para describir o indicar las propiedades de sus productos. Existe un conocimiento generalizado y común de la expresión SOFT dentro del sector de la cosmética.

      - El registro de la marca SOFT DERM (denominativa), engaña al público y al comercio en general, pues indica que el titular de la marca es la empresa que de forma exclusiva ofrece al mercado los productos para el cuidado y belleza personal que reúnan las calidades de ser para “piel suave”.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La sociedad BIOTOSCANA FARMA S.A., tercero interesado, contesta la demanda en los siguientes términos:

      - El signo SOFT DERM (denominativo) es registrable, por cuanto corresponde a una expresión evocativa, que incorpora un elemento de fantasía que transmite indirectamente al consumidor una idea que permite asociar el signo con el producto que anuncia.

      - Se ha concedido el registro de expresiones combinadas en razón a su originalidad, pues “las combinaciones de letras, números y palabras poseen el mismo derecho que otro tipo de signos a evitar que en productos iguales se utilicen las mismas combinaciones o semejantes que sean confundibles, aunque las palabras que conformen la combinación sean de uso común, pues la originalidad en la combinación de las palabras es la que en esos casos determina la confundibilidad”.

      - La originalidad en la combinación de las expresiones “soft” y “derm”, permite que la denominación sea distintiva y, por tanto, registrable, sin afectar el derecho de otra compañía a utilizar las expresiones combinadas cada una con otra expresión.

      La Superintendencia de Industria y Comercio no contestó la demanda pese a haber sido notificada oportunamente.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso...