PROCESO 94-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 094-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Cancelación de la marca: “NUTTELINI” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00355.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, el 10 de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de septiembre de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante : SOCIEDAD COLOMBINA S.A.

      Demandado : SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

      Tercero interesado : SOCIEDAD FERRERO S.P.A.

   2. Determinación de los hechos relevantes:

      - La sociedad FERRERO S.P.A. mediante escrito presentado el 02 de junio de 2006 solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el Nº 159.334 a favor de COLOMBINA S.A.

      - La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 18520, de 26 de junio de 2007 resuelve cancelar por no uso el registro de la marca nominativa NUTTELINI, registrada con certificado Nº 159.334 a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la clasificación internacional de Niza.

      - Una vez recibida la notificación de la cancelación de la marca, la sociedad COLOMBINA S.A. presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 15618, de 23 de mayo de 2008, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 18520 de 26 de junio de 2007.

      - A través de Resolución Nº 9834, de 22 de febrero de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 18520 de 26 de junio de 2007. Al resolver el recurso de apelación confirmó las decisiones anteriores, agotándose así la vía gubernativa.

      - La sociedad COLOMBINA S.A. presentó demanda, con fecha 19 de julio de 2010, por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

      - El Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia admitió la demanda mediante auto calendado el 11 de marzo de 2011, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, y al doctor Álvaro Correa Ordoñez, representante legal de la sociedad FERRERO S.P.A.

   3. Fundamentos de la demanda:

      Como fundamentos de su demanda COLOMBINA S.A. manifiesta que:

      - “Es errónea la interpretación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se hizo una sesgada e incorrecta valoración de las pruebas de uso presentadas, para culminar sentenciando que la marca no se usa en relación con los productos para los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29”.

      - Adujo que “la entidad demandada basó su decisión en que se trataba de productos a base de chocolate, los cuales corresponden a la Clase 30, concluyendo así que para la Clase 29, clase en la que fue concedido el registro, no se probó el uso de la marca. Sin embargo, no tuvo en cuenta que los ingredientes del producto que identifica la marca NUTTELINI (denominativa) como la “manteca de cacao” y las “mezclas que contienen grasa para untar” pertenecen a la Clase 29”.

      - Indicó que “la Superintendencia ha señalado que la cancelación por no uso es utilizada para eliminar una marca que constituye un obstáculo para el registro de otras, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que quien solicitó la cancelación de la marca es un competidor en el mercado que ha convivido con la marca por años sin que haya sido obstáculo para registrar sus propias marcas”.

   4. Fundamentos de la contestación a la demanda:

      En su contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) señala que:

      - El titular no ha demostrado el uso de la marca NUTTELINI (denominativa) respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Se debe verificar si el uso de la marca respecto de “bebida en polvo instantánea achocolatada, pasta con sabor a leche y nueces”, puede entenderse como uso de la marca respecto de “jaleas, mermeladas o compotas”, es decir, respecto de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional.

      - Se puede afirmar que el titular del registro de la marca NUTTELINI (denominativa) demuestra el uso de la marca respecto de productos tales como “bebida en polvo instantánea achocolatada, pasta con sabor a leche y nueces” productos no amparados por su registro en la Clase 29 y si bien los productos están acompañados por ingredientes como la leche, éste no es su principal ingrediente, no siendo la materia prima predominante de los productos en estudio, como sí lo serían el cacao y el azúcar, aparte de que, en la lista de productos de la Clase 30 éstos si aparecen.

      - Finalmente es claro para esta administración que los mencionados productos no son jaleas, compotas, ni mucho menos mermeladas, pues éstos, a diferencia de los primeros son elaborados a base de fruta y azúcar, mientras que los productos amparados por la marca NUTTELINI (denominativa), son elaborados a base de chocolate y azúcar, mas no a partir de frutas.

      - Resaltó que la legitimación para iniciar la acción de cancelación por no uso se circunscribe a “cualquier persona interesada”, solo exigiendo “demostrar un interés en la cancelación” y entregando a las Oficinas Nacionales la potestad de evaluar dicho interés. En conclusión, la afirmación de que la marca no se usa es suficiente a efectos de calificar al accionante como persona interesada, en el entendido que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción.

   5. Fundamentos del tercero interesado

      En relación con los fundamentos de la demanda, la sociedad FERRERO S.P.A. manifiesta que:

      - La sociedad FERRERO S.P.A., manifestó que no le asistía razón a la demandante cuando afirmaba que se había vulnerado el artículo 165 de la Decisión 486.

      - Señaló que la sociedad actora no demostró dentro del proceso el uso de la marca NUTTELINI (denominativa) en relación con los productos comprendidos en la Clase 29, pues muchos de los documentos por ella presentados carecían de las formalidades exigidas a las pruebas para su validez jurídica y, además, no correspondían al período probatorio relevante para demostrar el uso...