PROCESO 74-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 074-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Marca: “SAN JORGE” (mixta). Actor: Farmacia Droguería San Jorge Ltda. Expediente Interno Nº 2009-00361.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mes de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto del año dos mil doce.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA.

   Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

   Tercero interesado: JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      – El 11 de abril de 2007, la sociedad demandante FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. solicitó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) para distinguir servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual fue debidamente publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 576, de 31 de mayo de 2007.

      – Dentro del término legal, el señor JORGE HUMBERTO PEREZ LOPERA formuló oposición contra la solicitud, con base al riesgo de confusión presentado con su marca registrada “SAN JORGE” (mixta) de la Clase 05, además que ha solicitado con anterioridad los signos en las Clases 03 y 35.

      – Mediante la Resolución Nº 41959, de 29 de octubre de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó a la sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA., el registro solicitado, al declarar fundada la oposición del señor PÉREZ LOPERA.

      – A través de su apoderado, la sociedad actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la citada resolución.

      – Mediante Resolución Nº 54607, de 22 de diciembre de 2008, resolvió confirmar la Resolución Nº 41959, de 29 de octubre de 2008.

      – Mediante Resolución Nº 1440, de 23 de enero de 2009, se confirmó la decisión anterior en el sentido de confirmar la Resolución que denegó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) a la sociedad actora.

      – El opositor Pérez Lopera solicitó la revocatoria directa de la Resolución Nº 1440, por lo que mediante Resolución Nº 11922, de 13 de marzo de 2009, se resolvió revocar parcialmente el artículo segundo de la parte resolutiva, a fin de notificar la resolución administrativa a la persona correcta.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante Farmacia Droguería San Jorge Ltda. manifestó lo siguiente:

      – Mediante la resolución que denegó el registro de la marca “SAN JORGE” (mixta) en la Clase 35, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134, 138, 144, 152 y 190 a 200 de la Decisión 486.

      – FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA. es titular de la marca registrada “SAN JORGE” (mixta) en las Clases 03 y 05. Además, es titular de la enseña comercial “SAN JORGE” para las Clases 01, 03, 05, 35 y 39, obteniendo así un derecho adquirido sobre esa marca.

      – “Establecida como queda la titularidad de la marca SAN JORGE en cabeza de la sociedad Farmacia Droguería San Jorge Ltda., la existencia de otros registros que incorporen el mismo término SAN JORGE o expresiones parecidas a nombre de otras personas sólo es atribuible a deficiencias de la propia oficina nacional competente (…) y no tiene por qué afectar, ni los derechos atrás relacionados, ni el derecho a que se conceda el nuevo registro que estamos solicitando en este asunto”.

      – Es titular de la marca SAN JORGE en la Clase 05, es decir, “la marca fundamento de la oposición coexiste con la de mi apoderado para la misma clase y productos (Clase 05), lo que sin duda deja sin piso las aseveraciones de la SIC”.

      – La Decisión 486 en su artículo 200 dispone que la protección de las enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre comercial, con lo cual asiste a la demandante el derecho de prioridad y protección de su enseña comercial, en base a lo cual se debió declarar infundada la oposición y proceder a conceder el registro solicitado.

      – La Superintendencia hizo un análisis sesgado sobre la confundibilidad, al aducir que el señor JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA es titular de la marca “SAN JORGE” (mixta) para productos de la Clase 05, ignorando que la sociedad demandante es también propietaria de un signo idéntico, “SAN JORGE”, para la misma clase 05, dejando sin fundamento que ambas marcas puedan coexistir en el mercado sin generar confusión entre los consumidores.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La Superintendencia de Industria y Comercio presentó contestación a la demanda en los siguientes términos:

      – Las pretensiones de la demanda deben ser rechazadas, ya que no fueron violadas las normas invocadas por la sociedad FARMACIA DROGUERÍA SAN JORGE LTDA.

      – Los requisitos de registrabilidad de una marca son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica, y para realizar ese análisis se debe hacer teniendo en cuenta la visión global del signo, mirando la totalidad de sus elementos, tales como la unidad fonética y gráfica de los nombres y su estructura general, y no sus partes aisladas.

      – Tratándose de productos farmacéuticos, veterinarios, fungicidas y herbicidas, el estudio de registrabilidad debe ser realizado de manera minuciosa, de manera que no se ponga en riesgo la salud y la vida humana, animal y vegetal.

      – Para que el nombre comercial sea protegido en el trámite de un registro, primero el interesado debe presentar oportunamente las observaciones y allegar los elementos probatorios que demuestren su interés legítimo, cosa que no sucedió en el caso sublitis.

      – Al examinar la distintividad de la marca solicitada, ésta reproduce la parte predominante del nombre comercial “SAN JORGE”, en razón de lo cual carece de toda distintividad y conllevaría al público consumidor a incurrir en error.

      El tercero interesado JORGE HUMBERTO PÉREZ LOPERA no dio contestación a la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez no solicita interpretación de norma alguna, pero menciona las normas que fueron invocadas por la parte actora: arts. 134, 138, 144, 152, 190 y 200 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Por lo tanto, de oficio, se interpretarán los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)

.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS.

   El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

   Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de...