PROCESO 100-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 100-IP-2012

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 135 literales a), b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: Sociedad PAPELES NACIONALES S.A.

Marca: “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixta).

Expediente Interno N° 2010-00504.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres (3) días del mes de octubre del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veintisiete (27) de agosto de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad PAPELES NACIONALES S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

2. Actos demandados

   La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) resolvió declarar infundadas la oposiciones formuladas por las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), solicitado por la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 59324 de 23 de noviembre de 2009, por medio de la cual la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 27773 de 28 de mayo de 2010, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 10 de agosto de 2009, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. solicitó el registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 30 de abril de 2009, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 603.

      - Las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A. formularon oposiciones a la solicitud de registro. Se fundamentaron en que el signo solicitado a registro carece de distintividad y es descriptivo de los productos de la clase 16.

      - El 25 de septiembre de 2009, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (E) expidió la Resolución No. 47911, por medio de la cual resolvió declarar infundadas la oposiciones formuladas por las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA” (mixto), solicitado por la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., para distinguir productos comprendidos en la clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Las sociedades PAPELES NACIONALES S.A. y EMPRESAS CMPC S.A., dentro del término legal, interpusieron el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 23 de noviembre de 2009, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 59324 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de mayo de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 27773, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 47911 de 25 de septiembre de 2009, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad PAPELES NACIONALES S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca mixta que contiene la frase ‘MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA’, con relación a los productos de la Clase 16 Internacional, dentro de los cuales se encuentran ‘los pañuelos faciales, papel higiénico, toallas de papel, servilletas de papel para pasar a la mesa’ a los cuales circunscribe su actividad la Sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., es insuficientemente distintiva, ya que la citada frase se refiere a características comunes y esenciales de los productos de uso higiénico (…)”.

      - “(…) la marca mixta que contiene la frase ‘MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA’, (…) lo único que hace es expresar en forma directa a los consumidores que los productos enunciados son fabricados o elaborados con ‘micro-tejidos’ y tienen los atributos de la ‘máxima suavidad’ y de ser ‘mullidos o blandos’, donde los atributos enunciados son cualidades comunes o esenciales de los productos enunciados, lo que implica que la frase enunciada en vez de constituir un signo distintivo como tal, se dedica a proclamar las cualidades o características de los productos de la clase 16 (…) lo que nos lleva a concluir que la misma lo que constituye es un signo descriptivo (…)”.

      - “(…) sorprende la falta de unidad de criterio que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, para determinar si un signo es descriptivo o no, cuando en Resoluciones anteriores (…) se observó que dicha entidad utilizaba parámetros muy claros referentes a la descriptividad (…)”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) de la visión en conjunto y evitando el fraccionamiento conforme lo enseña la jurisprudencia y la doctrina, se observa, que la marca concedida MICRO-TEJIDO CON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) Clase 16 Internacional, cuenta con elementos propios, nominativos y gráficos, que la hacen suficientemente distintiva en relación (sic) las demás marcas existentes en el mercado para la respectiva clase y relacionadas, ‘elementos nominativos y gráficos’, que se recalca, le permiten estar en el mercado sin generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor, (…)”.

      - “(…) la marca concedida MICRO-TEJIDO CON MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) Clase 16 Internacional, sí es distintiva y las expresiones genéricas y/o descriptivas contenidas en la misma, no pueden ser tenidas de forma fraccionada (…), la marca (…) en su conjunto, cuenta con elementos gráficos, nominativos y cromáticos, que la hacen diferente y diferenciable por lo cual, las pretensiones del actor contra las resoluciones expedidas dentro del trámite administrativo (…) no deben prosperar”.

   4. Tercero Interesado

      La sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La marca de mi representada, MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta), en clase 16, está constituida tanto por una combinación de palabras, como por imágenes y figuras. Así, queda fuera de toda duda que este signo, (…) es susceptible de representación gráfica y, por tanto, es apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

      - “(…) la marca MICRO-TEJIDO CON LA MÁXIMA SUAVIDAD ACOLCHONADITA (mixta) no consiste exclusivamente en un signo descriptivo, pues si bien la parte denominativa puede describir ciertas características de los productos de la clase 16, la parte gráfica del signo es altamente distintiva y, por tanto, el conjunto resulta lo suficientemente distintivo como para ser registrado como marca”.

      - “(…) la entidad administrativa no otorgó derechos exclusivos a mi poderdante sobre la parte nominativa de la marca, sino sobre el conjunto, conformado por el elemento nominativo y la parte gráfica, pues, se reitera una vez más, la marca de mi poderdante es de carácter mixto, no nominativo, como erróneamente pretende hacerlo ver el demandante”.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1...