PROCESO 92-IP-2012
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 092-IP-2012
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “KUBIK” (mixta). Actor: KUBO CONSTRUCTORES S.A. Expediente Interno Nº 2009-00042.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 18 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto del año dos mil doce.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Las partes.
Demandante: KUBO CONSTRUCTORES S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.
Tercero interesado: Promotora Lab Colombia Prolabco S.A.
iii. DATOS RELEVANTES
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HECHOS.
– El 09 de mayo de 2007, la sociedad Promotora Lab Colombia S.A. presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, petición de registro de la marca “KUBIK” (mixta) para distinguir servicios de “construcción o fabricación de edificios permanentes” de la Clase 37 de la Clasificación Internacional.
– Una vez publicada la anterior solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 577, de 29 de junio de 2007, la sociedad KUBO CONSTRUCTORES S.A. se opuso a dicho registro.
– A través de la Resolución Nº 5056, de 22 de febrero de 2008, la División de Signos Distintivos concedió el registro solicitado, al declarar infundada la oposición de la sociedad actora.
– KUBO CONSTRUCTORES S.A. presentó recurso de reposición y subsidiario de apelación en contra de la anterior decisión, y al resolver el primero se expidió la Resolución Nº 15475, de 21 de mayo de 2008, confirmando el acto administrativo inicial.
– El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial emitió la Resolución Nº 24981, de 21 de julio de 2008, por medio de la cual resolvió el recurso de apelación, en el sentido de confirmar la decisión y conceder el registro solicitado, agotándose así la vía gubernativa.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.
La demandante KUBO CONSTRUCTORES S.A. manifestó lo siguiente:
– Mediante las resoluciones que concedieron el registro de la marca “KUBIK” (mixta) en la Clase 37, la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.
– Es titular de: KUBO (mixta) en las Clases 36 y 37, nombre comercial KUBO CONSTRUCTORES (mixta) en las Clases 35, 36 y 37, KUBO (denominativa) en las Clase 36 y 37, marca figurativa en las Clases 36 y 37.
– Las marcas KUBO han sido concedidas para distinguir los siguientes servicios: “construcción, reparaciones y servicios de instalación”; mientras que el signo solicitado KUBIK pretende distinguir “construcción o fabricación de edificios permanentes”, por lo que distinguen servicios similares.
– “De manera simple y desprevenida se establece que las dos expresiones evocan en la mente del observador la misma idea. El concepto evocado y transmitido por las dos es el mismo y la idea del origen del servicio ofrecido es también la misma”.
– El examen de confundibilidad entre dos marcas se debe realizar teniendo en cuenta el conjunto de cada una de ellas y, en atención a ello, se evidencian similitudes de tipo gráfico, fonético, ortográfico e ideológico entre ambos signos.
– Destacó que las letras y las estructuras de ambos signos confrontados son prácticamente las mismas y que “KUB” es una raíz idéntica, no siendo las terminaciones elementos distintivos o diferenciadores, motivo por el cual fonéticamente también resultan similares.
– Adicionalmente mencionó que ambos distinguen los mismos servicios, motivo por el cual se configura el riesgo de confusión que hace que el signo demandado resulte irregistrable.
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CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda en su contra, en los siguientes términos:
– Expresó que con la expedición de las resoluciones acusadas no se vulneraron las normas de la Decisión 486, sino que fueron válidamente expedidas de acuerdo a sus atribuciones legales, y se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
– Advirtió que se ha insistido en diferentes actos administrativos y en varias sentencias sobre el tema marcario, que para que un signo sea registrado como marca debe reunir los requisitos de perceptibilidad, distintividad y ser susceptible de representación gráfica.
– Señaló que la marca debe tener distintividad que la identifique entre otras del mercado, y que al efectuar el examen de conjunto de las marcas enfrentadas no se genera confusión, no presentan similitudes y cada una posee elementos distintivos de orden gramatical y fonético suficientemente distintivo para que puedan coexistir pacíficamente en el mercado.
– Los signos confrontados no son similares, al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
– Finalmente expone que toda vez que no existe identidad entre los signos, no resulta pertinente mencionar el tema de la conexión de competividad entre ellos.
La sociedad Promotora Lab Colombia Prolabco S.A. presentó memorial de intervención en su calidad de tercero interesado en las resultas del proceso:
– Arguyó que esta Corporación debe inhibirse de pronunciarse sobre la supuesta vulneración del artículo 134 por cuanto ello no fue manifestado dentro de los recursos interpuestos contra la Resolución Nº 5056, de manera que no se encuentra agotada la vía gubernativa referente a ese cargo.
– Subsidiariamente manifestó que el signo registrado cumple cabalmente con el requisito de la distintividad, toda vez que la coincidencia entre 3 de sus letras no es suficiente para determinar un riesgo de confusión, por lo cual puede perfectamente constituirse como marca.
– En consecuencia, analizando los signos confrontados, no existe riesgo de confusión en el público consumidor.
– “En efecto, el signo KUBIK (mixto) está representado por una figura geométrica cuadrada, de color naranja encendido, en cuya parte inferior se integra la palabra KUBIK en letras blancas con el punto de la letra i en color verde biche, rasgos que conforman un signo único visto en su conjunto”.
– “Las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales sustanciales entre las marcas mixtas enfrentadas KUBIK (mixta) frecuentemente percibida como KUBI-KA, de mi representada, y KUBO (mixtas y denominativas) de la accionante, hacen que luego de una comparación sucesiva de las mismas (…) se descarte por completo la posibilidad de que el consumidor se confunda”.
– “La distintividad de cada una está determinada por la integración de la partícula o raíz KUB con elementos adicionales, siendo tal sílaba un término evocativo necesario para que arquitectos y empresarios del sector de la construcción pueda informar o evocar que sus servicios o productos tienen la característica de estar influenciados en la corriente artística o arquitectónica cubista”.
– “Actualmente coexisten armónicamente en el registro de propiedad industrial las siguientes marcas evocativas inclusivas de la partícula KUB o CUB”.
– Los signos confrontados han coexistido pacíficamente en el mercado desde el año 2004.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.
En el presente caso, el Juez no solicita la interpretación de norma alguna pero menciona las normas del ordenamiento jurídico andino que fueron invocadas por la parte actora dentro del proceso: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486. Procede la interpretación de ambos artículos, se delimitará el artículo 134 a los literales a) y b), y se interpretarán los artículos 136 literal b), 190, 191 y 192 de la Decisión 486.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 486
“(…)
A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136
No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las...
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