PROCESO 141-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 141-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; y, de oficio, interpretación prejudicial del artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión. Marca: LE COLLEZIONI (mixta). Actor: ECUACLEANER S.A. y/o Fernando March Game. Expediente Interno: Nº 2007-00138.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: ECUACLEANER S.A. y/o FERNANDO MARCH GAME, de la República del Ecuador.

   Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Terceros interesados: GA MODEFINE S.A. y EXECUTIVE S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. Hechos.

      - El 31 de diciembre de 2003, ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game (domiciliados en Ecuador) solicitaron mediante apoderado el registro de la marca “LE COLLEZIONI” (mixta) para distinguir “cuero e imitaciones en cuero, productos de estas materias no comprendidas en otras clases, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería” comprendidos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 538, de 31 de marzo de 2004. Posteriormente, la empresa GA MODEFINE S.A. presentó oposición al registro con base en su marca figurativa registrada en las Clases 03, 18, 14, 9 y 25. Asimismo, la empresa EXECUTIVE S.A. se opuso con base en sus marcas LE COLLEZIONI registradas en las Clases 03 y 35 (mixtas), y con base en las marcas solicitadas con anterioridad LE COLLEZIONE en las Clases 18 y 25 (mixtas).

      - Mediante Resolución Nº 29624, de 29 de noviembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por la parte actora, declarando infundada la oposición presentada por GA MODEFINE S.A y fundada la oposición interpuesta por EXECUTIVE S.A. La División de Signos Distintivos consideró que las marcas en conflicto eran confundibles y también señaló que: “el derecho sobre un nombre o enseña comercial está consagrado como causal de irregistrabilidad de las marcas para ser alegado como fundamento en una oposición…. No puede desprenderse del análisis de la norma comunitaria la posibilidad de que el nombre comercial o enseña comercial de la sociedad solicitante sea relevante al momento de adquirir el derecho sobre una marca”.

      - Contra la anterior Resolución, la demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación; el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 2227, de 7 de febrero de 2005 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

      - Mediante Resolución Nº 29094, de 30 de octubre de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó las decisiones anteriores.

      - La sociedad ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado.

      - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 22 de mayo de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio, y a las sociedades GA MODEFINE S.A. y EXECUTIVE S.A.

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      En su escrito de demanda ECUACLEANER S.A. y/o el señor Fernando March Game manifiestan que:

      - Son titulares en Ecuador de los derechos sobre el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para identificar productos de la Clase 18.

      - Desde 1988 usan el nombre y la enseña comercial LE COLLEZIONI para “distinguir al empresario y al establecimiento de comercio” que desarrolla actividades relacionadas con la distribución, comercialización, importación y exportación, entre otros, de todo tipo de productos de cuero, comprendidos en la Clase 18.

      - Señalan que, conforme al uso continuo e ininterrumpido del signo LE COLLEZIONI, adquirieron su titularidad en el Ecuador y que, en virtud de la Decisión 486 cuentan con las facultades e instrumentos legales para defender sus derechos en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

      - Que hace más de 7 años la tercera interesada en el proceso, EXECUTIVE S.A., tuvo en Guayaquil contactos comerciales con los demandantes, con el objeto de distribuir y comercializar en Colombia ropa extranjera en establecimientos que se denominarían LE COLLEZIONI.

      - Que, las resoluciones impugnadas son nulas toda vez que vulneran, entre otros preceptos, los artículos 136 literal a), 150 y 191 de la Decisión 486.

      - Que, la marca cuyo registro solicitan es idéntica fonética, ortográfica y conceptualmente con su enseña y nombre comercial “LE COLLEZIONI” en Ecuador.

      - Señala que el fundamento para denegar su solicitud de registro fue la marca “LE COLLEZIONI” (Clase 18, Resolución Nº 5656 de 17 de marzo de 2005, expediente administrativo Nº 03 035464) registrada a nombre de EXECUTIVE S.A., marca que - según los demandantes - actor, fue ilegalmente concedida. Hacen presente que ha interpuesto acción de nulidad contra la mencionada marca (es decir, contra la marca LE COLLEZIONI”, Clase 18 concedida a favor de EXECUTIVE S.A.).

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio, señala que:

      - La Superintendencia expidió legal y válidamente la resolución concediendo el registro de marca “LE COLLEZIONI” para distinguir productos comprendidos en la clase 18. Es decir, “(…) Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa”.

      - En relación con la forma de adquisición del derecho al uso del nombre comercial expresó que, “(…) en la norma comunitaria establece que éste se adquiere por el primer uso que del signo se haga en el comercio, del tal manera que, su depósito o registro tiene un carácter meramente declarativo de ese primer uso”.

      - Con respecto a la carga de la prueba para la protección del nombre comercial, enunció que, “es necesario que el interesado presente las observaciones a que haya lugar, y allegue los elementos probatorios necesarios para probar su mejor derecho (…) deberá entonces probar en el procedimiento administrativo la existencia del derecho sobre el nombre comercial, esto es, su primer uso (…)”.

   4. TERCERO INTERESADO.

      La sociedad EXECUTIVE S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, argumentó que:

      - “No es dable pretender obtener el registro de una marca con base en el uso de un nombre o enseña comercial”.

      - “El demandante no ha probado que la sociedad EXECUTIVE S.A. ha tenido intención de perjudicarlo o de causar daño, al contrario, es legítimo registrar marcas evocativas que se le puede ocurrir a cualquier empresario del mundo”.

      - “(…) los derechos consolidados por mi representada fueron adquiridos de acuerdo a las normas vigentes, lo que significa que las marcas LE COLLEZIONI deben ser consideradas como fundamento de negación de la marca LE COLLEZIONI solicitada por Fernando March Game y/o Ecuacleaner S.A.”.

      - “(…) casos como el del nombre comercial o la enseña comercial, en los cuales el derecho nace del uso y se mantiene con el mismo, sólo pueden ser considerados mediando oposición presentada en el término de ley o en su defecto cuando se ha depositado el nombre comercial según Jurisprudencia del Consejo de Estado”.

      - “(…) en caso de confusión entre una marca solicitada y un nombre comercial, una enseña o cualquier otro signo distintivo que requiera de prueba para demostrar su existencia, la parte interesada en el mismo debe hacerse parte del trámite (…)”.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

   Conforme a lo solicitado por el Juez Consultante, se procederá a la interpretación de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la mencionada Decisión.

   Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

   Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

   (…)

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán...