PROCESO 68-IP-2012

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 68-IP-2012

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 81, 82 literal a), y 83 literales a), d) y e), de la Decisión 344 de 21 de octubre de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, del artículo 84 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED. Expediente interno: 17801-6760-IB. Marca: ACIFAT (denominativa).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el de de 2012, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED.

   Demandada: DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.

   PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.

   Tercero interesado: DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A., solicitó el 24 de julio de 1996 el registro como marca del signo denominativo ACIFAT, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, clase internacional No. 5”.

   2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 378 correspondiente al mes de julio de 1996, la sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED presentó una observación con base en su marca denominativa ACTIFED, registrada en Ecuador bajo el certificado No, 4104-90 de 16 de octubre de 1990, para amparar productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL IEPI, mediante la Resolución No. 972312 de 25 de agosto de1999, resolvió rechazar la observación presentada y conceder el registro solicitado.

   4. La sociedad THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción en relación con el anterior acto administrativo.

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      El demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vistas ortográfico.

   2. Indica, que tratándose de fármacos la confusión podría generar ciertos riesgos en el público consumidor.

   3. La marca ACTIFED es notoriamente conocida y, por lo tanto, el signo solicitado se está aprovechando de su prestigio.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial.

      • Afirma, que los signos en conflicto no son confundibles. Pueden coexistir en el mercado.

   2. Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual.

      (…)

      Niego los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.

      Me ratifico en la Resolución No. 0972312, materia de la impugnación, pues guarda conformidad con la legislación andina y nacional.

      Al momento de dictar sentencia sírvase acoger mis excepciones y rechazar la demanda.

      (…)

   3. Por parte de la Procuraduría General del Estado

      (…)

      El artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, establece que el ejercicio del patrocinio de la (sic) entidades con personalidad jurídica, incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativa, y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador.

      Por lo tanto, corresponder al representante legal del IEPI, comparecer directamente al juicio.

      (…)

   4. Por parte del Tercero Interesado: DUPOCSA, PROTECTORES QUÍMICOS PARA EL CAMPO S.A.

      • Argumenta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.

      • Sostiene, que el signo opositor distingue productos farmacéuticos, mientras que la el signo solicitado “productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas, clase internacional No. 5”. No tienen conexión competitiva.

      • Manifiesta, que el demandante no prueba la notoriedad de la marca ACTIFED.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 81, 82 literales a), h) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   Se interpretarán los artículos solicitados, salvo el literal h) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ya que no es aplicable para el caso bajo estudio.

   Se interpretará de oficio el artículo 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   A continuación, se inserta el texto de las normas interpretadas:

   Decisión 344

   (…)

Artículo 81

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

.

(…)

Artículo 82

No podrán registrarse como marcas los signos que:

a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

(…)

Artículo 83

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

(…)

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

Artículo 84

Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca

.

(…)

6. consideraciones:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. Concepto de Marca. Requisitos para el registro de las marcas.

2. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Las reglas para el cotejo de signos distintivos.

3. Comparación entre signos denominativos.

4. Signos que amparan herbicidas y plaguicidas de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

5. La protección de la marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad.

6. La conexión competitiva de productos de la misma clase.

1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo denominativo ACIFAT. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.

   El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ofrece una definición general de marca: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

   De conformidad con lo expuesto, se puede decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en...