PROCESO 75-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 075-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia; y, de oficio, interpretación prejudicial del artículo 134 literal a), 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486. Marca: “ROYAL DECAMERON” (denominativa compuesta). Actor: Hoteles Royal S.A. Expediente Interno Nº 2009-00231.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido a los 23 días del mes de agosto del año dos mil doce.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Hoteles Royal S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Hoteles Decameron Colombia S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      – El 09 de octubre de 2003, la sociedad HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca “ROYAL DECAMERON” (denominativa) para distinguir servicios de las Clases 39,41 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – El extracto de las tres solicitudes de la marca “ROYAL DECAMERON” (denominativa) en las Clases 39, 41 y 43 fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 534, de 28 de noviembre de 2003. No se presentaron oposiciones.

      – La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al analizar las tres solicitudes de registro, mediante las Resoluciones Nº 9285 y Nº 9286, de 30 de abril de 2004, y Nº 30971, de 15 de diciembre de 2004, concedió el registro del signo “ROYAL DECAMERON” (denominativo) en las Clases 39, 41 y 43, respectivamente.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante HOTELES ROYAL S.A. manifestó lo siguiente:

      • La expresión ROYAL constituía el elemento caracterizante y distintivo de las marcas registradas de Hoteles Royal S.A., por lo que su reproducción en la marca cuyo registro se impugna es capaz de generar confusión en la mente del público consumidor.

      • Entre los signos en conflicto existía un riesgo de confusión tal que generaría en el consumidor la idea que existe una relación en cuanto al origen empresarial de la marca, entre HOTELES ROYAL S.A. y HOTELES DECAMERON COLOMBIA S.A.

      • Las similitudes son evidentes y se presentan tanto a nivel visual como a nivel conceptual y fonético. Además, sostuvo que existía una relación comercial directa entre los servicios amparados por ambos signos, al amparar servicios competitivamente conexos. Hoteles Royal S.A. cuenta con marcas registradas en las Clases 42 y 43.

      • El riesgo de confusión se presentaba no sólo respecto de las marcas registradas por la sociedad demandante, sino con su nombre comercial, el cual ha usado desde el año 1989 hasta la fecha, en el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con la administración y organización de una cadena de hoteles.

      • El uso indebido de la marca y el nombre comercial notorio ROYAL en la marca solicitada resultaba idóneo para afectar el valor distintivo y publicitario de la primera, en especial cuando existe un altísimo valor comercial y publicitario del nombre comercial ROYAL, lo que podría llevar a un aprovechamiento indebido del prestigio y esfuerzo ajeno. Adjunta pruebas documentales.

      • Existe riesgo de dilución por el uso indebido de la marca y nombre comercial notorio ROYAL. Adjunta pruebas documentales.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda en los siguientes términos:

      – La marca cuyo registro se impugna, cumple con todos los requisitos de ley para ser registrada. Destacó que no se presentaron oposiciones, pese a haberse publicado la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial y, sin embargo, la entidad demandada procedió a realizar el análisis de confundibilidad de forma profunda.

      – El elemento predominante en la marca ROYAL DECAMERON (denominativa) era la expresión DECAMERON y es ella la que irradia al conjunto la particularidad y distintividad que necesita para ser diferenciado de los demás. Por esta razón, consideró que aunque las marcas en conflicto compartían la expresión ROYAL, no habría lugar a afirmar la generación de un riesgo de confusión o asociación en la mente del consumidor.

      – En cuanto al argumento de notoriedad del nombre comercial, la entidad demandada no lo tuvo en cuenta, toda vez que en la vía gubernativa, la sociedad aquí actora no aportó prueba alguna de dicha notoriedad, por lo que no fue debatido en la correspondiente actuación administrativa.

      – Presenta excepción de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, habida cuente que la demandante incurrió en una indebida acumulación de pretensiones. El actor no tuvo en cuenta que cada una de las solicitudes fueron tramitadas bajo tres actuaciones administrativas diferentes, por lo que debieron ser impugnadas de la misma forma.

      El tercero interesado no contestó la demanda.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los cuatro Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el Juez Consultante solicita la interpretación del artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486. Procede la interpretación solicitada, además que de oficio se interpretarán los artículos 134 literal a), 190, 191, 192, 224, 225, 228 y 229 de la mencionada Decisión.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

   “(…)

Artículo 134

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación.

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)

Artículo 190

Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

Artículo 192

El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda.

(…)

Artículo 224

Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las...