PROCESO 99-IP-2012

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 099-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 134 literal f) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 136 literal f), 150 y 113 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. Expediente Interno: Nº 2008-00325.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto de 2012.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: Colombina S.A.

   Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero interesado: Comestibles Aldor S.A.

   1. Determinación de los hechos relevantes:

      – El 08 de abril de 2005, la sociedad demandante COLOMBINA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE CHUPETAS para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      – Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 553, de 30 de junio de 2005, y la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. presentó oposición al registro marcario, con fundamento en el diseño industrial de su propiedad. La oposición fue tenida por no presentada por no cumplir los requisitos de forma establecidos en la normatividad, ya que “una vez cumplido el término legal establecido de 2 meses, no hubo ratificación de la sociedad opositora”.

      – Mediante Resolución Nº 24380, de 14 de septiembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE CHUPETAS a favor de la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30, pues consideró que entre el signo solicitado y el diseño industrial propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. existe una gran similitud visual, al estar constituidos por “una figura de base plana redondeada en sus bordes la cual asciende levemente, para disminuir su tamaño sobre la horizontal y sigue ascendiendo verticalmente hasta aumentar nuevamente su tamaño donde se origina una forma semi trapezoidal de baja altura; desde allí asciende hasta un punto donde disminuye su tamaño sobre el plano horizontal, repitiendo esto último 6 veces más, generando una forma a manera de escalera que remata en una parte superior reducida”. La SIC agregó que, no obra dentro de la solicitud prueba alguna que demuestre que la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. consintió el uso de su diseño industrial dentro del signo solicitado.

      – El 18 de octubre de 2006, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 24380, de 2006, resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mediante Resolución Nº 33455, de 30 de noviembre de 2006 y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 19689, de 17 de junio de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 24380, de 2006, agotándose así la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la demanda:

      La demandante Colombina S.A. manifestó lo siguiente:

      – El signo TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE CHUPETAS es distintivo frente al diseño industrial propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., puesto que: a) presenta un diseño en espiral en forma ascendente y continuada, sin interrupciones en su contenido, mientras que en el diseño industrial se presenta en forma de pisos planos sin conexión; b) posee un molde donde se perforan directamente los orificios, mientras que en el diseño opositor sus orificios poseen unos patines para colocar las chupetas; c) su capacidad es de 72 chupetas, mientras que la segunda tiene capacidad para 83 chupetas; d) la marca solicitada es más ancha y alta que el diseño industrial; y, e) el signo solicitado consiste en una tapa exhibidora que tiene rosca para colocar encima de la bombonera, mientras que el diseño industrial es simplemente un exhibidor.

      – Entre los diseños confrontados no existen las suficientes semejanzas para no poder distinguirse, como se desprende del registro de la marca solicitada en países como Perú y Ecuador.

      – Debe concederse el registro del signo solicitado, puesto que no existe riesgo de confusión frente al diseño industrial propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., según se aprecia en las diferencias de diseño y estructura de ambos.

      – “En conclusión, lo único que comparten los elementos en conflicto es el hecho de ser exhibidores de productos alimenticios. Como se puede apreciar, son muchas las diferencias estructurales, estéticas, funcionales y gráficas que presentan entre sí los elementos enfrentados”.

      La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. no contestaron la demanda pese a haber sido debidamente notificadas.

3. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

4. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas.

   En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486, por lo que se limitará la interpretación al literal f). De oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 113, 136 literal f) y 150 de la Decisión 486.

   A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 486

Artículo 113

Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

(…)

f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;

(…)

Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…)”.

1. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

   En el procedimiento administrativo interno, se resolvió denegar el registro del signo tridimensional EXHIBIDOR DE CHUPETAS para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

   Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

   • Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

   • Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421...