PROCESO 060-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 060-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a) y 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación, de oficio, de los artículos 81, 95 y 96 de la misma Decisión 344 y del párrafo cuarto del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Marca: TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta). Actor: sociedad PEPSICO INC. Proceso interno Nº 2003-0194.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil ocho.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente Doctor Marco Antonio Velilla Moreno, relativa “artículos 87, 89, 90, 91, 92, 93, en concordancia con los artículos 83 y 113 de la Decisión 344 de la Comisión de Cartagena (sic) (…) 139, 143, 144, 145, 147, 150 y 151, en concordancia con el artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comisión Andina (sic) (…)”, dentro del proceso interno Nº 2003-0194;

El auto de 14 de mayo de 2008, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad PEPSICO, INC.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. ahora ferris enterprises corp.

b) Hechos

El 31 de diciembre de 1996, la sociedad PRODUCTOS YUPI S.A. presentó solicitud de registro como marca del signo TOSTIS TAQUITOS DE MAIZ ORIGINAL (mixta) la expresión taquitos de maíz original irá como frase explicativa, para distinguir productos de la Clase 30. El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 443 al que presentó observación la sociedad PEPSICO, INC. sobre la base de varios registros de su marca TOSTITOS (mixta) en Venezuela.

Por Resolución Nº 14590, de 30 de abril de 2001, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió “Declarar infundada la oposición de PepsiCO, Inc. (…) conceder el registro de la marca mixta TOSTITS TAQUITOS DE MAÍZ ORIGINAL, la expresión taquitos de maíz original irá como frase explicativa (…)” a favor de PRODUCTOS YUPI S.A. para distinguir productos de la Clase 30. Contra dicha Resolución la sociedad PEPSICO, INC. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 35793, de 30 de octubre de 2001, confirmó la Resolución impugnada. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, quien por Resolución Nº 38195, de 28 de noviembre de 2002, también, confirmó la Resolución Nº 14590. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

Contra estas Resoluciones, la sociedad PEPSICO, INC. presentó demanda contencioso administrativa.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad PEPSICO, INC. manifiesta que se violó el artículo 93 segundo párrafo de la Decisión 344 ya que “se desconoció el derecho de mi representada de oponerse e impedir el registro de una marca confundible con las marcas previamente solicitadas por ésta en Venezuela, país miembro de la Comunidad Andina, igual que violó directamente por falta de aplicación, el artículo 83, literal a) de la Decisión 344 (…) que impone a la Administración la obligación de abstenerse de registrar marcas que afecten derechos de terceros, entre otros, el derecho sobre una marca anteriormente solicitada en un país miembro de la Comunidad Andina (…)”.

Sostiene que “el tipo de letra y la caracterización gráfica de ambas denominaciones es idéntica (…) el elemento gráfico (…) es caracterizante de las mismas y no puede calificarse como un elemento accesorio (…). Además debe tenerse en cuenta que las denominaciones cotejadas TOSTIS y TOSTITOS presentan una acentuada semejanza ortográfica y al agregarles un elemento común de tal importancia, como es el de su caracterización gráfica, el riesgo de confusión entre las mismas resulta inevitable (…). Por último, las marcas en conflicto están destinadas a identificar los mismos e idénticos productos (…)”.

Dice que se violaron los artículos 87, 89, 90, 91 y 92 de la Decisión 344. Que el solicitante indicó los productos que distinguiría su marca y que “Tales productos corresponde a la clase 3 de la clasificación internacional, pero el solicitante los clasificó erróneamente en la clase 30 internacional”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio, da contestación a la demanda y manifiesta que, con la emisión de las Resoluciones impugnadas “(…) no se ha incurrido en la violación de las normas contenidas en la Decisión 344 y la Decisión 486 (…)” y que de conformidad con las atribuciones legales otorgadas expidió la Resolución 014590 legal y válidamente “concediendo el registro de la marca TOSTIS (mixta) para distinguir productos comprendidos en la clase 30 (…) solicitada por la Sociedad Productos Yupi S.A.(…)”.

Sostiene que “efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas ‘TOSTIS’ (mixta) y ‘TOSTITOS’ no arroja confusión, pues no presentan similitudes, ya que cada uno de los signos en controversia poseen elementos distintivos de orden ortográfico y fonético suficientemente distintivos (…)”.

Desde el punto de vista de la estructura de la palabra dice que “desde el punto de vista de un cotejo visual, hay una estructura distinta o diferenciadora (…) hay que agregar que, la pronunciación (…) difiere sustancialmente una de otra”.

Afirma que “el registro de la marca ‘TOSTIS’ (mixta) no genera riesgo de confusión o de asociación respecto a los signos solicitados en venezuela (sic) (…) pues estas han coexistido por varios años, por lo que un nuevo registro de la marca ‘TOSTIS’ clase 30, no genera confusión en el público consumidor sobre el rigen (sic) empresarial (…)”.

La sociedad ferris enterprises corp. antes PRODUCTOS YUPI S.A. contesta la demanda planteando como...