PROCESO 58-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 58-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, la Disposición Transitoria Primera de la misma normativa y, los artículos 108 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-0154. Actor: LUÍS FERNANDO LOPERA ARANGO. Marca mixta: “CASABLANCA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil ocho, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de mayo de 2008.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO.

   Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: Sociedad MEMO S.A.

   iii. DATOS RELEVANTES

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

      1. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO solicitó el 4 de septiembre de 1998 la cancelación parcial de la marca denominativa CASABLANCA. Marca registrada en Colombia bajo el certificado No. 39802.

      2. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 22934, de 17 de julio de 2001, resolvió cancelar parcialmente el certificado de registro Nº 39802, correspondiente a la marca denominativa CASABLANCA en relación con todos los productos que no conciernan a leche, productos lácteos y semejantes.

      3. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO solicitó el 2 de noviembre de 2001 el registro como marca del signo CASABLANCA (mixto), para amparar productos cárnicos comprendidos en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La solicitud fue tramitada bajo el expediente administrativo N° 01-94709 y, dentro del término para ejercer el derecho preferente consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486. La representación gráfica del signo es la siguiente:

      4. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones.

      5. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 022970, de 25 de agosto de 2003, resolvió negar el registro como marca del signo mixto CASABLANCA. La decisión de la Superintendencia se basó en la existencia de la marca denominativa CASABLANCA, registrada en Colombia para amparar productos de la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

      6. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el anterior acto administrativo.

      7. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, mediante Resolución N° 31157, de 31 de octubre de 2003, resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar el acto impugnado y conceder el recurso de apelación.

      8. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (e), mediante Resolución N° 32284, de 25 de noviembre de 2003, resolvió el recurso de apelación en el sentido de confirmar el acto impugnado.

      9. El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO interpuso ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los anteriores actos administrativos.

   2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      El señor LUIS FERNANDO LOPERA ARANGO soporta sus pretensiones en los siguientes argumentos:

      1. La marca denominativa CASABLANCA fue cancelada parcialmente por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación con todos los productos que no conciernan a leche, productos lácteos y semejantes. Por tal razón es permisible el registro de la marca mixta CASABLANCA para productos cárnicos.

      2. Los productos que amparan los signos en conflicto no comparten los mismos canales de comercialización y, por lo tanto, no tienen conexión competitiva. El producto lácteo que ampara la marca denominativa CASABLANCA se expende en forma directa a consumidores directos, que son empresas que utilizan el producto para fabricar otros derivados. No se comercializa una leche con marca CASABLANCA en supermercados y tiendas, sino se vende a empresas como Alquería, Esmeralda, Algarra, Parmalat, Alpina.

      3. Si bien entre los signos en conflicto hay una identidad fonética y conceptual, no hay confundibilidad.

      4. Lo que busca la acción de cancelación es impedir el monopolio de marcas que no se usen en el mercado.

   3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

      1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

         La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. Los signos en conflicto presentan identidad gráfica, ortográfica y fonética.

         2. Los signos en conflicto amparan productos similares y estrechamente relacionados entre sí, lo que traería riesgo de confusión en el público consumidor.

         3. El consumidor se ve expuesto a confusión indirecta, ya que los signos confrontados generan la idea de que los productos amparados provienen del mismo empresario o que existe vinculación jurídica o económica entre los titulares.

      2. Por parte de la sociedad tercera interesada.

         La sociedad MEMO S.A., tercera interesada en las resultas del proceso, contestó la demanda de la siguiente manera:

         1. En el signo mixto CASABLANCA el elemento determinante es el denominativo.

         2. La coexistencia de los signos en conflicto produciría confusión en el público consumidor, ya que existen confusión visual, fonética e ideológica.

         3. Entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, ya que los mismos comparten idénticos canales de comercialización y están destinados a satisfacer idéntica finalidad (alimentación). Además comparten los mismos medios publicitarios que emplean para su promoción.

         4. El hecho de haber obtenido la cancelación parcial de la marca denominativa CASABLANCA, no le da derecho al demandante de obtener una marca idéntica a la parcialmente cancelada, sobre todo si distingue productos estrechamente relacionados.

         5. No puede pretender el actor mostrar que los productos no están estrechamente relacionados argumentando el uso que se le da a la marca denominativa CASABLANCA. Nada obsta para que el titular de la marca CASABLANCA la use de la manera que considere apropiada.

4. Competencia del Tribunal.

   El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas del ordenamiento jurIdico comunitario a ser interpretadas.

   Las normas cuya interpretación se solicita y que serán objeto de interpretación son: artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, normativa vigente al momento en que se solicitó el registro como marca del signo mixto CASABLANCA.

   El artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no será interpretado, ya que al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De igual manera, tampoco se interpretará el artículo 135 literal b) por no ser pertinente.

   De oficio, se interpretarán los artículos 108 y 111 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, normativa vigente al momento en que se solicitó la cancelación parcial por no uso, de la marca denominativa CASABLANCA. Dicha normativa regulaba lo relacionado con el derecho preferente derivado de la cancelación por no uso de una marca.

   Asimismo, se interpretará la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

   DECISIÓN 344

   (…)

Artículo 108

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

Se entenderán como medio de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes:

1. - Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

2. - Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya...