PROCESO 52-IP-2008
| Emisor | Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina |
PROCESO 52-IP-2008
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 y 136 literal a) de la misma Decisión.
Actor: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
Marca: “KRYSTAL UNIFORMES” (mixta)
Expediente Interno N° 2804-2007.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de mayo del año dos mil ocho.
En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, con intervención realizada por su Presidente, doctor Hugo Sivina Hurtado.
VISTOS:
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 30 de abril de 2008.
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Antecedentes
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Las partes
La parte demandante es: UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
La parte demandada es: El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual –INDECOPI de la República del Perú.
El tercero interesado es: el señor Alan Feldman Eskenazi.
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Actos demandados
La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. impugnó la Resolución Administrativa: N° 0159-2004/TPI-INDECOPI, de 4 de marzo de 2004, dictada por la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, que CONFIRMA la Resolución N° 14238-2003/OSD-INDECOPI de 11 de diciembre de 2003, que declaró infundada la oposición presentada por UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. contra el registro del signo “KRYSTAL UNIFORMES” (mixto) a favor del señor Alan Feldman Eskenazi en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
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Hechos relevantes
Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:
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Los hechos
Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:
- El 13 de febrero de 2003, el señor Alan Feldman Eskenazi solicitó el registro del signo “KRYSTAL UNIFORMES” (mixto) para distinguir prendas de vestir, productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional.
- El 12 de junio de 2003, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. formuló oposición a dicho registro manifestando que la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI habría reconocido la notoriedad de su marca CRISTAL, la misma que distingue productos de la clase 32 de la Nomenclatura Oficial.
- El 2 de diciembre de 2003, la Oficina de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 14238-2003/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró infundada la oposición presentada y otorgó el registro del signo solicitado.
- El 11 de diciembre de 2003, UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelación en contra de la resolución mencionada.
- El 4 de marzo 2004, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI expidió la Resolución N° 159-2004/TPI-INDECOPI que CONFIRMA la Resolución N° 14238-2003/OSD-INDECOPI de 2 de diciembre de 2003.
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Fundamentos de la Demanda
La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., a través de apoderado, presenta demanda contencioso administrativa manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:
Indica que la marca CRISTAL y el signo solicitado a registro KRYSTAL UNIFORMES (mixto) “contrariamente a lo que afirma el INDECOPI son marcas fonética y gráficamente similares”.
Afirma, asimismo, que “la marca CRISTAL, pese a la protección que merecería por el simple hecho de ser notoria, resulta ser además una marca Renombrada y, por tanto, no existe justificación, legal, jurisprudencial ni doctrinaria para serle negada la protección que su preeminente distintividad merece”.
Finalmente, observa que “teniendo en cuenta el producto de consumo masivo que ella identifica, su amplísima difusión y nivel de ventas (…) no puede permitirse pues que se consienta el registro de signos similares a nuestra marca y que se abra así la posibilidad que el altísimo poder distintivo de nuestra marca pueda ser diluido por actos de terceros”.
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Contestación a la demanda
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, del Perú, ha contestado a la demanda. Manifiesta, principalmente:
Afirma que el término “CRISTAL” tiene varios significados en español y “que dicho signo forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la nomenclatura oficial a favor de distintos titulares”.
Observa que “La Resolución impugnada no ha cuestionado o puesto en tela de juicio la calidad de ‘notoriamente conocida’ de la marca CRISTAL. Sin embargo, dicha calidad en nada perjudica la perfecta legalidad del pronunciamiento contenido en la Resolución 159-2004/TPI-INDECOPI”.
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Tercero interesado
Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú no se encuentra que el señor Alan Feldman Eskenazi, considerado como tercero interesado en esta causa, haya contestado la demanda.
CONSIDERANDO:
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Competencia del Tribunal
Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;
Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;
Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de abril de 2008.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas
La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Al respecto, el Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “KRYSTAL UNIFORMES” (mixto) ha sido presentada el 13 de febrero de 2003, esto es, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal, se considera procedente interpretar, de oficio, los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:
DECISIÓN 486
(…)
DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
c) los sonidos y los olores;
d) las letras y los números;
e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(...)
h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario
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Consideraciones
El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:
- Concepto de marca y sus elementos constitutivos;
- Clases de marcas: Comparación entre marcas denominativas y mixtas;
- Impedimentos para el registro marcario: La identidad y la semejanza; reglas para realizar el cotejo marcario;
- Riesgo de confusión: Directa e Indirecta y de Asociación;
- La marca notoria y su prueba;
- La reproducción o la imitación de un signo notoriamente conocido;
- La marca débil;
- Conexión competitiva.
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CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.
Para Chavanne y Bursa marca “es un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado...
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