PROCESO 039-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 039-IP-2008

Interpretación prejudicial, de Oficio, de los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno: Nº 2002-00048. Marca: “CLOPIGREL”. Actor: SANOFI - SYNTHELABO.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de mayo del año dos mil ocho.

VISTOS:

El Oficio Nº 0169, de 28 de enero de 2008, recibido en este Tribunal el 07 de febrero de 2008, por medio del cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002–00048.

Que, la mencionada solicitud cumple con lo establecido en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos contemplados en el artículo 125 de su Estatuto, razón por la cual, fue admitida a trámite mediante el auto dictado el 12 de marzo de 2008.

1. Las partes.

   Demandante: SANOFI-SYNTHELABO.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

   Tercero interesado: HEALTHCO LIMITED.

2. Determinación de los hechos relevantes.

   El 03 de marzo de 2000, la sociedad Healthco Limited presentó la solicitud de registro del signo CLOPIGREL para identificar productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Posteriormente, la sociedad demandante Sanofi-Synthelabo presentó observaciones contra dicha solicitud de registro, señalando que, el signo solicitado CLOPIGREL está incurso en una causal de irregistrabilidad, ya que éste reproduce en su totalidad el término farmacológico genérico “CLOPIDOGREL”.

   La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 24429, de 29 de septiembre de 2000, declaró infundada la observación presentada por la demandante Sanofi-Synthelabo y concedió el registro del signo solicitado CLOPIGREL a la sociedad Healthco Limited.

   La demandante Sanofi-Synthelabo, en contra de la Resolución Nº 24429, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación con el objeto de revocar la misma.

   La División de Signos Distintivos, mediante Resolución Nº 34109, de 28 de diciembre de 2000, confirmó la resolución impugnada y concedió el recurso de apelación interpuesto, el cual fue resuelto mediante la Resolución Nº 22434, de 29 de junio de 2000 por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, en el cual confirma la decisión anterior y declara agotada la vía gubernativa.

3. Escrito de la Demanda.

   La demandante Sanofi-Synthelabo señala que, se violó el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se refiere a la carencia de distintividad. Agrega que, un signo que reproduce en su totalidad un término genérico para identificar productos farmacéuticos, carece de distintividad para ser registrado como marca, más aún cuando estos productos son usados en seres humanos, lo que pone en riesgo la salud del público en general.

   Asimismo, se fundamenta que se han violado los literales e) y f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo solicitado CLOPIGREL es casi idéntico al término genérico “CLOPIDOGREL”, el cual es un principio activo utilizado para la elaboración de medicamentos.

   Afirma que, se vulneró el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que el signo solicitado CLOPIGREL resulta ser un signo engañoso para el público consumidor de productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Contestación a la Demanda.

   El 06 de febrero de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de su apoderado dio contestación a la demanda argumentando que con la expedición de las Resoluciones Nos: 24429, de 29 de septiembre de 2000, 34109, de 28 de diciembre de 2000 y 22434, de 22 de junio de 2001, no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   La causal de irregistrabilidad descrita en el literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina prohíbe registrar como marcas nombres técnicos de los productos o servicios que se pretenden distinguir, por corresponder a signos genéricos.

   En consecuencia, no le asiste razón al accionante al indicar el presunto error en el que incurrió la Administración al otorgar el registro de la expresión CLOPIGREL, ya que es claro que dicha expresión no corresponde a un término genérico, el cual consista exclusivamente en el producto que se pretenda distinguir.

   Además, el signo solicitado CLOPIGREL contiene elementos adicionales suficientes que cambian su composición fonética, es un término suficientemente distintivo para los productos amparados en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto está compuesto por una palabra que no constituye información de una característica propia de los productos que pretende amparar, así como, no es cierto que la expresión CLOPIGREL deba ser utilizada únicamente sobre productos que contengan el principio indicado, sino sobre todos los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional, razón por la cual, el aplicar la marca a productos que no contengan el mismo principio no conllevará a sus consumidores a error o engaño.

5. Argumentos del Tercer Interesado.

   El 05 de febrero de 2003, la sociedad Healthco Limited por medio de su apoderado, dio contestación a la demanda manifestando que, se deben negar las pretensiones de la demanda y declarar ajustadas a derecho las decisiones contenidas en los actos administrativos acusados de nulos, ya que la expresión CLOPIGREL reúne todos los requisitos que debe poseer una marca en la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.

   Agrega que, con la distintividad se protege al empresario o productor para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor, quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad, tanto en sí mismos como entre éstos y los productos que la marca protege.

   Advierte que, el signo solicitado CLOPIGREL no tiene un significado gramatical determinado, no indica en forma precisa la naturaleza o características de los productos comprendidos en la Clase 05 de la Calcificación Internacional de Niza y como tal, no aparece en diccionarios o vademécums médicos como un término genérico en sí mismo.

   Así, el signo solicitado CLOPIGREL no es descriptivo de los productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional ya que es una nueva creación autónoma, independiente, distinta y muy diferente de la Clase 05 de la Clasificación Internacional.

   CONSIDERANDO:

   Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno.

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   Que, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del artículo 135 literales b), e), f) e i) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2002–00048.

   Sin embargo, la solicitud de registro fue presentada el día 03 de marzo de 2000, en plena vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

   Es así que, este Tribunal interpretará, de Oficio, los artículos 81 y 82 literales d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinentes.

   El texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

   DECISIÓN 344

   (...)

   Art. 81. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

   Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

   (…)

   Artículo 82. No podrán registrarse como marcas los signos que:

   (…)

   d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

   e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

   (…)

   .

   DECISIÓN 486

   (…)

   Disposición Transitoria Primera

   Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

   En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias...