PROCESO 31-IP-2008

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 31-IP-2008

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Actor: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

Marca: “BYD” (mixta).

Expediente Interno N° 2006-00011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil ocho.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, con intervención realizada por su Consejero Ponente, doctor Marco Antonio Velilla Moreno.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 12 de marzo de 2008.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

   La parte demandada la constituye: la Nación Colombiana – Superintendencia de Industria y Comercio.

   El tercero interesado es: BYD COMPANY LIMITED.

2. Actos demandados

   La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT plantea que se declare la nulidad de la siguiente resolución administrativa: N° 20466, de 24 de agosto de 2005, proferida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante la cual concedió el registro del signo mixto BYD para distinguir “vehículos eléctricos, autos de motor, automóviles, llantas de vehículos, motores para vehículos terrestres, cuerpos de automóviles, motocicletas, bicicletas, aeronaves, botes”, solicitado por BYD COMPANY LIMITED para distinguir productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

   Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 20 de enero de 2005, la sociedad BYD COMPANY LIMITED solicitó el registro del signo “BYD” (mixto) para amparar los productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de dicha solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 553, de 30 de junio de 2005.

3. No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro.

4. El 24 de agosto de 2005, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia emitió la Resolución N° 20466, mediante la cual se resolvió conceder el registro del signo solicitado a favor de la sociedad BYD COMPANY LIMITED para distinguir productos de la clase 12 de la Clasificación Internacional.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, a través de apoderada, presenta demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos:

      Afirma la violación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 indicando que la División de Signos Distintivos “no hizo el estudio de registrabilidad pertinente o lo hizo en forma incorrecta ya que determinó que la marca BYD (mixta) no estaba incursa dentro de esta causal de irregistrabilidad”.

      Indica que “la marca BYD (mixta) es similar desde el punto de vista visual, fonético y ortográfico con la marca previamente registrada B.M.W. (mixta)”.

      Señala que “Las marcas BYD (mixta) en clase 12 y BMW (mixta) en clases 12, 28 y 37 no pueden convivir en el mercado sin inducir al consumidor a error acerca de su procedencia pues las marcas BMW han adquirido gran reconocimiento y distintividad que inducen al consumidor a creer en que la marca BYD (mixta) en clase 12 corresponde a una nueva línea de productos de la sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT”.

      Observa que “A pesar de que la sociedad BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT no se haya opuesto a dicha solicitud, le asistía a la División de Signos Distintivos (…) la obligación de efectuar el análisis serio de registrabilidad. Como quedó demostrado, las marcas BYD (mixta) y BMW nominativa y mixta son similarmente confundibles de manera directa e indirecta, análisis que no fue realizado por dicha entidad”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en su contestación a la demanda solicita “no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante en contra de la Nación-Superintendencia de Industria y Comercio por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente, de sustento legal para que prosperen”.

      Afirma que “el signo ‘BYD’ (mixta) para distinguir productos de la clase 28 (sic), a contrario de lo que afirma el accionante, tiene la suficiente fuerza distintiva, por cuanto al efectuar el exámen (sic) de conjunto de los signos comparados se tiene que ambas expresiones se hacen suficientemente distintivas entre sí y en consecuencia no conllevan al público consumidor a confusión, ni sobre el producto mismo, ni sobre su procedencia empresarial (…)”.

      Señala que “Entre las expresiones en conflicto ‘BYD’ (mixta) frente a ‘BMW’ (nominativa) y ‘BMW’ (mixta) existen elementos diferenciadores entre sí, y que, en consecuencia, el registro marcario concedido, frente al solicitado se hace suficientemente distintivo frente a los consumidores, permitiendo su coexistencia en el mercado”.

      Observa que la Superintendencia de Industria y Comercio “si (sic) efectuó el correspondiente estudio y examen de registrabilidad de la marca ‘BYD’ (mixta) clase 12 de conformidad con lo previsto en la norma comunitaria (…)”.

   4. Tercero interesado

      La sociedad BYD COMPANY LIMITED, considerada como tercero interesado en esta causa, dio contestación a la demanda.

      Afirma que:

      1. Al comparar tanto la marca nominativa BMW en clase 12 Internacional como las marcas mixtas en la clase 28 y 37, se aprecia que las mismas no son confundibles, habida cuenta que cada una de ellas incorpora elementos adicionales que permiten que sean identificables en el mercado.

      2. El simple hecho de que se reproduzca la letra inicial de un conjunto marcario no es presupuesto para deducir del mismo la confundibilidad de dos signos, máxime si se tiene en cuenta que son más las diferencias que las semejanzas.

      3. El estudio de confundibilidad en relación con los productos objeto de estudio tiene un público selecto, del cual se deduce un especial estudio y cuidado al momento de seleccionar las marcas en el mercado.

      4. La disposición de los elementos gráficos que acompañan las marcas BYD y BMW, es comúnmente utilizado para distinguir productos de esta clase

      .

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 12 de marzo de 2008.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 134, 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal estima que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme lo ha solicitado la Instancia Nacional Consultante, en virtud de que la solicitud relativa al registro del signo “BYD (mixto)” ha sido presentada el 20 de enero de 2005, esto es, en vigencia de la mencionada Decisión 486.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

   c) los sonidos y los olores;

   d) las letras y los números;

   e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;

   f) la forma de los productos, sus envases o...