PROCESO 41-IP-2015

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 41-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 134 literales a), b) y g) de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. (AUTECO S.A.). Marca: POWER STAR (mixta). Expediente Interno: 2009-0070.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 29 días del mes de abril del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 56 de 20 de enero de 2015, recibido vía correo electrónico el 21 de enero de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-0070.

El Auto de 20 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

1. ANTECEDENTES

   1. Partes en el proceso interno:

      Demandante: AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. (AUTECO

      S.A.)

      Demandados: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA

      REPUESTOS HIDROMÁTICOS Y MOTORES C.A.

   2. Hechos:

   1. El 14 de marzo de 2007, la sociedad Repuestos Hidromáticos y Motores C.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca POWER STAR (mixta), para distinguir piezas y repuestos para cajas automáticas para vehículos, de la Clase 12 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

   2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 575 de 30 de abril de 2007, contra la cual la sociedad Autotécnica Colombiana S.A. formuló oposición por considerar que no debía concederse el registro de la marca solicitada, pues, era idéntica a la marca STAR (denominativa), que se encuentra registrada a su favor para distinguir productos de la Clases 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   3. Mediante Resolución 8577 de 25 de marzo de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio rechazó la oposición y concedió el registro del signo solicitado.

   4. La sociedad Autotécnica Colombiana S.A. presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, que fueron resueltos por el Jefe de la División de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de las Resoluciones 15742 y 30270, respectivamente, las cuales confirmaron lo decidido en la Resolución 8577.

   5. El 27 de enero de 2008, la sociedad Autotécnica Colombiana S.A. interpuso demanda de nulidad en contra de las Resoluciones 8577, 15742 y 30270 ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

   6. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   3. Argumentos de la demanda:

   7. Autotécnica Colombiana S.A. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

      - Que es titular de la marca STAR (denominativa) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, la cual se encuentra registrada a su favor antes de expedirse la Resolución 8577. También es titular de una pluralidad de marcas que combinan la denominación STAR con otros elementos denominativos o gráficos.

      - El término POWER que conforma la marca solicitada, constituye un mero calificativo, por lo que debe ser excluida al realizar la comparación entre las marcas en conflicto.

      - No es posible registrar la marca POWER STAR (mixta) debido a que es similar a la marca STAR (denominativa) e identifican los mismos productos, por lo que es confundible conceptual, ortográfica y fonéticamente.

      - De esta manera, considera que la Resolución 8577 debe ser declarada nula, pues, declaró infundada su oposición y concedió el registro de la marca POWER STAR (mixta).

      - Asimismo, refiere que las Resoluciones 15742 y 30270, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, también deben ser declaradas nulas por haber confirmado lo resuelto en la Resolución 8577.

   4. Argumentos de la contestación a la demanda:

   8. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - Entre las marcas POWER STAR (mixta) y STAR (denominativa) no hay riesgo de confusión ni de asociación, pues, si bien el signo solicitado reproduce la misma palabra que conforma la marca del demandante, la inclusión de la palabra POWER representa un sonido totalmente diferente, lo cual atenúa significativamente el riesgo de confusión, por lo que ambas marcas pueden coexistir en el mercado.

      - Asimismo, señala que el término POWER y los elementos gráficos que acompañan a la marca solicitada, le otorgan a ésta la distintividad requerida para que el registro sea concedido.

   9. Repuestos Hidromáticos y Motores C.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:

      - La marca POWER STAR (mixta) tiene aptitud distintiva suficiente para diferenciarse y separarse de cualquier otra marca, en razón a que se compone de elementos denominativos y gráficos, particulares y novedosos.

      - El demandante vulnera las reglas para la comparación de signos establecidas por la jurisprudencia y la doctrina, ya que no ha tomado en cuenta que los signos mixtos deben compararse en su integridad y no de forma fraccionada.

2. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

   10. La corte consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada[1]; y, de oficio, se interpretará el artículo 134[2] literales a), b) y g) de la referida normativa.

3. CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. La similitud gráfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

   2. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

   3. Palabras descriptivas y de uso común en idioma extranjero.

4. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

   1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. LA SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

   11. En el presente proceso, la sociedad REPUESTOS HIDROMÁTICOS Y MOTORES C.A., solicitó el registro de la marca POWER STAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. La sociedad AUTOTÉCNICA COLOMBIANA S.A. formuló oposición contra la mencionada solicitud sobre la base de su marca STAR (denominativa) registrada dentro de la misma Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

   12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

   13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

   14. Los signos distintivos en el mercado se...