PROCESO 407-IP-2015

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA PROCESO 407-IP-2015 Interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: "PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE HIDROCLORURO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN".

Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.

Proceso interno: 2008-00043.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2652 de 18 de agosto de 2015, con sus respectivos anexos,

recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el 19 de agosto de 2015,

por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2008-00043;

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió

admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante.

1. ANTECEDENTES.

   Partes en el Proceso Interno.

   Demandante: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH &

   CO. KG.

   Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),

   República de Colombia.

   Demandado:

   Hechos.

   1. El 1 de diciembre de 2000, Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & CO. KG (en adelante, Boehringer) presentó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la solicitud de patente de invención titulada PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN, la cual reivindicó la prioridad de la solicitud de patente 199 58460.5 de la Convención de París, de 3 de diciembre de 1999.

   2. El 28 de febrero de 2003, el extracto correspondiente a la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial 525, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

   3. Mediante Oficio 3959, notificado por fijación en lista de 6 de abril de 2006, se informó a Boehringer el resultado del examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, donde se encontró que la invención no resulta patentable por carecer de nivel inventivo.

   4. Mediante escritos de 6 de julio de 2006 y 16 de enero de 2007, Boehringer atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó

      aclaraciones de la solicitud en el sentido de allegar nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio y, a raíz de dichas modificaciones, el título de la invención quedó: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACiÓN DE CLORHIDRATO DE EPINASTINA EN LA MODIFICACiÓN CRISTALINA DE ALTO PUNTO DE FUSiÓN.

   5. Mediante Oficio 11895, notificado por fijación en lista de 19 de octubre de 2006, se informó al solicitante el resultado del segundo examen de patentabilidad efectuado por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la SIC, encontrándose que la invención no es patentable por falta de nivel inventivo.

   6. El 16 de enero de 2006, Boehringer dio respuesta a las observaciones contenidas en el Oficio 11895 y presentó argumentos para sustentar el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada a registro.

   7. El 8 de febrero de 2007, mediante Concepto Técnico 218, se indicó que,

      practicado el examen definitivo, de conformidad con el artículo 48 de la Decisión 486, se recomendaba denegar la solicitud por carecer de nivel inventivo.

      2 8. El 23 de marzo de 2007, mediante Resolución 7931, el Superintendente de Industria y Comercio denegó el privilegio de patente de invención,

      efectuando la siguiente observación:

      - Las nuevas reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel de inventivo, en conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486.

   9. El 7 de mayo de 2007, Boehringer interpuso recurso de reposición contra la Resolución 7931.

   10. 31 de julio de 2007, mediante Resolución 23467, el Superintendente de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, confirmó la decisión contenida en la Resolución 7931.

   11. El 19 de diciembre de 2007, Boehringer interpuso demanda contencioso administrativa peticionando la nulidad de las Resoluciones 7931 y 23467.

   12. El 22 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486.

       Argumentos de la demanda.

       BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG. interpuso demanda en la que manifestó que:

   13. Aunque con anterioridad a la fecha de prioridad reivindicada en la solicitud de patente 00.092.015, a juicio de la SIC, existiera un procedimiento para la preparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de alto punto de fusión, lo cierto es que tales anterioridades no revelan un procedimiento, tal y como lo definió y reivindicó Boehringer en la solicitud.

   14. En efecto, las anterioridades identifican un procedimiento para la preparación de clorhidrato de epinastina en la modificación cristalina de alto punto de fusión, pero no aparece probado que tal procedimiento solucionara los problemas técnicos resueltos por la presente invención, como son el evitar el uso de solventes problemáticos como los alcoholes o dimetilformamida y evitar el uso de ciertos solventes que pueden promover la descomposición de la sal durante el almacenamiento.

   15. Adicionalmente, la carencia de nivel inventivo que endilga en este caso la SIC a la invención de Boehringer resulta infundada por cuanto parte de una interpretación errónea y, consecuentemente, arbitraria, del artículo 18 de la Decisión 486. Las reivindicaciones sometidas a examen fueron sin duda 3 8S¿UuiSGéiS ue manera iTélgment¿¡da y no corno un conjunto, tal y como establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

   16. No es posible concluir que la constatación de la existencia de algunos de los elementos utilizados por Boehringer en su invención permita derivar de manera evidente y obvia esta última. El proceso no fue obvio, en vista de los documentos citados, ni en vista de una combinación de ellos. En consecuencia, la invención solicitada tiene ventajas sobre las alternativas conocidas en el arte previo, las reivindicaciones gozan de nivel inventivo y,

       por lo tanto, cumplen todos los requisitos de patentabilidad.

       Argumentos de la...