PROCESO 69-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 69-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de la misma Decisión.

Actor: Sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

Marca: “KRISTAL” (denominativa).

Expediente Interno N° 1095-2011.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de julio de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   La parte demandante es: la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

   La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) de la República del Perú y la sociedad ALESSANDRA TEXTIL S.A.C.

2. Actos demandados

   La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. solicita que se declare la nulidad de la siguiente Resolución Administrativa:

   - Nº 0591-2006/TPI-INDECOPI de 9 de mayo de 2006, de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 15961-2005/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 2005 que declaró improcedente la oposición formulada por la sociedad HADA S.A., infundada la oposición formulada por la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. y otorgó el registro del signo “KRISTAL”, para distinguir gasa hospitalaria y apósitos, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de la sociedad ALESSANDRA TEXTIL S.A.C.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 20 de agosto de 2003, la sociedad ALESSANDRA TEXTIL S.A.C. solicitó el registro del signo “KRISTAL” (denominativo), para distinguir gasa hospitalaria y apósitos, productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, el 20 de octubre de 2003, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca notoria “CRISTAL” (denominativa y mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 de la Clasificación Internacional[1]. El 7 de noviembre de 2003, la sociedad HADA S.A. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de su marca “CRISTALINO” (denominativa), para distinguir productos cosméticos, de la clase 3 de la Clasificación Internacional.

      - El 30 de noviembre de 2005, la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 15961-2005/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró improcedente la oposición formulada por la sociedad HADA S.A., infundada la oposición formulada por la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. y otorgó el registro del signo solicitado.

      - El 15 de diciembre de 2005, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

      - El 9 de mayo de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 0591-2006/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 15961-2005/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 2005.

      - La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpuso demanda contencioso administrativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 0591-2006/TPI-INDECOPI de 9 de mayo de 2006, de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 15961-2005/OSD-INDECOPI de 30 de noviembre de 2005.

      - El 10 de agosto de 2007, el Ministerio Público, Quinta Fiscalía Superior Civil de Lima, emitió el DICTAMEN Nº 377-2007-MP-FN-5ºFSCL, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

      - El 19 de diciembre de 2007, la Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 11 a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.

      - El 21 de febrero de 2008, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 19 de diciembre de 2007.

      - El 22 de diciembre de 2008, el Ministerio Público, Fiscalía Suprema Transitoria en lo Civil, emitió el DICTAMEN Nº 690-2008-MP-FN-FSTC, el cual es de la opinión que se declare infundada la demanda.

      - El 31 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada y la declaró fundada; con un voto singular.

      - El 31 de julio de 2009, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria “habiéndose producido discordia y de conformidad con lo establecido en los artículos ciento cuarenticuatro y ciento cuarenticinco de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LLAMARON al señor Vocal designado por Ley”.

      - El 20 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual confirmó la sentencia apelada.

      - El 20 de septiembre de 2010, la sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 20 de mayo de 2010.

      - El 27 de noviembre de 2011, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 1095-2011 - LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

      - El 30 de mayo de 2012, la Presidenta (e) de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 017-2012-SCS-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “La Notoriedad de la marca ‘CRISTAL’ que ha sido reconocida en más de una oportunidad por la Oficina de Signos Distintivos y la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi no admite discusión”.

      - “(…) nuestra marca CRISTAL es merecedora de protección del fenómeno de dilución debido a que de accederse al registro de marcas idénticas o similares –aún cuando distingan productos o servicios distintos- , corre el riesgo de diluirse, de perder la mayor parte de su magia y su poder de atracción”.

      - “(…) la marca CRISTAL ostenta un grado de notoriedad de tal magnitud que no solo se circunscribe a los consumidores a los que se dirige, sino que además por la generalidad de consumidores”.

      - La marca notoria CRISTAL merecería la protección ampliada que establece el inciso d) del artículo 130 del Decreto Legislativo 823, por lo que la Resolución expedida por el Tribunal del INDECOPI recortaría indebidamente el alcance de dicha protección.

      - “Es el caso que aunque la marca solicitada no provoque confusión en cuanto al origen, ella haría recordar al público la marca notoria CRISTAL aunque sea subconscientemente, y así poco a poco se va acostumbrando al hecho de que otra empresa también usa la marca. En consecuencia la distintividad de la marca famosa se apaga, su atracción publicitaria disminuye y su posición de exclusividad desaparece”.

   3. Contestación a la demanda

      El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) la Resolución impugnada no ha cuestionado o puesto en tela de juicio la calidad de notoriamente conocida de la marca CRISTAL, como se pretende hacer creer (…)”.

      - “(…) si bien el Decreto Legislativo 823, que es la norma nacional (que fue expedida en concordancia con la derogada Decisión 344), mantiene actualmente su vigencia, ello no obsta a que resulte inaplicable el inciso d) de su artículo 130 (referido al tema de la notoriedad), si este resulta contrario o difiere – tal como efectivamente sucede -, con lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la vigente Decisión 486”.

      - “(…) no se trata que un signo resulte ser la transcripción de un signo notoriamente conocido, sino que la prohibición de registrarlo se encuentra condicionada por la propia norma, al cumplimiento de determinados supuestos, que corresponderá también pasar a ser analizados y dilucidados por la autoridad administrativa”.

      - “La marca CRISTAL forma parte de varias marcas registradas en distintas clases de la Nomenclatura Oficial, entre ellas, la clase 05 – razón por la que no presenta un carácter excepcional o...