PROCESO 61-IP-2012

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 61-IP-2012

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión.

Actor: Sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

Marca: “SOFRILISTO” (denominativa).

Expediente Interno N° 2009-00192.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil doce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de cuatro (4) de julio de 2012.

1. Antecedentes

1. Las partes

   Demandante: la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.

   Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

   Tercero interesado: la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

2. Actos demandados

   La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas:

   - Resolución No. 34429 de 12 de septiembre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “SOFRILISTO” (denominativo), solicitado por la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

   - Resolución No. 41576 de 28 de octubre de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

   - Resolución No. 50359 de 28 de noviembre de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 34429 de 12 de septiembre de 2008.

3. Hechos relevantes

   Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

   1. Los hechos

      Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

      - El 15 de agosto de 2007, la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. solicitó el registro del signo “SOFRILISTO” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 28 de septiembre de 2007, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 580.

      - La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A. formuló oposición a la solicitud de registro. Se fundamentó en el registro previo de sus marcas “CHOCOLISTO”, “LISTO”, “CRUJILISTO”, “AVENALISTO”, “CRECELISTO”, “FRESCOLISTO” y “VITALISTO” (denominativas y mixtas), para proteger productos comprendidos en las clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - El 12 de septiembre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 34429, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada por la sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “SOFRILISTO” (denominativo), solicitado por la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

      - El 28 de octubre de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 41576 por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

      - El 28 de noviembre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 50359, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 34429 de 12 de septiembre de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

   2. Fundamentos de la Demanda

      La sociedad COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) cualquier marca que se construya (…) por un prefijo evocativo de un producto o propiedad alimenticia y el sufijo LISTO, es conceptualmente igual a la marca de mi representada. Tal es el caso de la marca SOFRILISTO, conformada por el prefijo SOFRI, evocativo de sofreír o freír alimentos en aceite, y el prefijo LISTO”.

      - “(…) el público consumidor y conocedor de las marcas de la ‘familia’ LISTO de Compañía Nacional de Chocolates, enfrentado a una marca SOFRILISTO inmediatamente va a asumir que se trata de otro producto de esta familia de marcas, incurriendo así en confusión indirecta”.

      - “El sufijo LISTO no es débil, por cuanto no indica cualidad o característica esencial de los productos que ampara. Un vocablo o elemento marcario es débil cuando es fuertemente evocativo del producto. Se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre”.

   3. Contestación a la demanda

      La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

      - “(…) se tiene que, efectuado el examen conjunto (sic) de las marcas enfrentadas ‘SOFRILISTO’ y ‘CHOCOLISTO’ y ‘LISTO’, hay que tener en cuenta que el signo SOFRILISTO y las marcas demandantes, comparten el sufijo LISTO, partícula débil para la clase 30 y que se refiere a un proceso de preparación expedito, por lo cual no es susceptible de apropiación individual y en este caso no corresponde a un elemento que genere un riesgo de confusión o de asociación”.

      - “(…) cuando se realiza el cotejo marcario entre dos marcas, el inicio de las expresiones es determinante para establecer la distintivdad entre ambas, ya que es parte de mayor relevancia por su ubicación y sonoridad. Entonces, las marcas cotejadas solo (sic) coinciden en las ultimas (sic) sílabas, mientras que sus dos silabas (sic) iníciales (sic) se diferencian sustancialmente SOFRI Y CHOCO”.

   4. Tercero Interesado

      No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

      CONSIDERANDO:

1. Competencia del Tribunal

   Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

   Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de cuatro (4) de julio de 2012.

2. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas

   El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

   El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “SOFRILISTO” (denominativo), fue presentada el 15 de agosto de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada.

   Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se interpretará de oficio el artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso.

   En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

   DECISIÓN 486

   (…)

   DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

   Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

   Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

   a) las palabras o combinación de palabras;

   (…)

   Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

   a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos...