PROCESO 89-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 089-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y, de oficio, interpretación de los artículos 154, 155, 157 y 224 de la misma normativa. Asunto: Infracción a los derechos de propiedad intelectual. Actor: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. Expediente interno: Nº 2175-2010.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido con fecha 09 de noviembre de 2011.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. LAS PARTES.

   Demandante: VOLVO TRADEMARK HOLDING AB.

   Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, República del Perú.

   Tercero interesado: M&M Repuestos y Servicios S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   1. HECHOS.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda, otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos y judiciales de los actos impugnados, se encuentran los siguientes

      - Con fecha 28 de octubre de 2005 VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI denuncia contra M&M Repuestos y Servicios S.A por infracción de sus derechos de propiedad industrial respecto de sus marcas registradas VOLVO, alegando que: a) es titular de las marcas de producto VOLVO y logotipo y VOLVO (para la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza) las cuales son notoriamente conocidas tanto en Perú como a nivel internacional, siendo además marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada y que gozan también de prestigio como signo que identifica el servicio de reparación; b) M&M Repuestos y Servicios S.A., sin contar con su autorización, utiliza las marcas VOLVO tanto como letrero principal en su establecimiento como en sus comprobantes de pago, en los cuales, en la parte central y en caracteres destacados se muestra la denominación VOLVO; c) Ni VOLVO TRADEMARK HOLDING AB ni alguna de sus empresas vinculadas ha vendido a la emplazada repuestos de marca VOLVO, por tanto, la emplazada no ofrece repuestos originales VOLVO y en el supuesto negado de que así fuera, ello no la autoriza a usar como nombre comercial la denominación VOLVO, debiendo en todo caso precisar que no son distribuidores oficiales de los productos VOLVO; d) la emplazada ejerce esta conducta de mala fe pues pese a que por cartas notariales se le ha conminado a cesar en el uso infractor de la marca VOLVO, no lo ha hecho.

      - La Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI admitió la denuncia, corrió traslado de ella y dispuso se practique una diligencia de inspección en el local de M&M Repuestos y Servicios S.A. En dicha diligencia “se observó el uso de la denominación VOLVO en facturas y boletas, se tuvo a la venta una caja con la denominación NWO, NWO Nr. RDL 1317-VOLVO, otra NWO y adherido con un sticker la denominación VOLVO 167294, fecha agosto de 2004, made in brazil (sic), código de barras, una caja de repuestos Mable con la denominación `aplicación volvo’, los cuales se observaron en una vitrina de exhibición. Al preguntarle desde cuando (sic) utiliza la denominación VOLVO, manifestó que desde hace 1 año, al preguntarle desde cuando (sic) y quien (sic) le provee los productos con el sticker con la denominación VOLVO, señaló que desde hace más de tres años y que le compraron los productos Mable NWO a empresas brasileras, indicando que éstos son productos alternativos no originales, pero cuando la gente conocedores (sic), les solicitaban volvo original le compraban a Modasa”.

      - Mediante Resolución 4832-2006/OSD-INDECOPI de 7 de abril de 2006, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción toda vez que consideró que el signo VOLVO estaba siendo “utilizado de buena fe, a título informativo y no como nombre comercial, y además no es susceptible de inducir al público a error o confusión respecto del origen empresarial de las actividades económicas sobre las cuales se aplica, por lo que no se puede considerar su uso como una infracción a los derechos de propiedad industrial de la firma reclamante”.

      - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB apeló de dicha decisión. Mediante Resolución 1634-2006/TPI-INDECOPI de 28 de octubre de 2006, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la mencionada decisión. Consideró que la marca VOLVO y diseño era utilizada con fines informativos y que en el presente caso se configuraba el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

      - VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones Nºs 4832-2006/OSD y 1634-2006/TPI, a fin de que se declare su invalidez e ineficacia. Solicita asimismo se declare fundada la acción por infracción y que se prohíba a M&M Repuestos y Servicios S.A. usar la marca VOLVO en letreros, paneles, comprobantes de pago, papelería, material publicitario, etc.

      - Con fecha 31 de enero de 2008 la Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima declaró infundada la demanda interpuesta por VOLVO TRADEMARK HOLDING AB. En dicha sentencia se consideró que; a) de las pruebas se desprende que el uso de la denominación Volvo fue de “índole informativo, y no como nombre comercial, en tal sentido se aleja el supuesto del posible uso que confunde e induce a error al público consumidor”; b) los hechos en controversia se encuentran dentro de lo establecido por el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486; c) que, de acuerdo a lo acreditado en autos “se concluye que la marca VOLVO no ha sido determinada como notoria por INDECOPI”.

      - Contra dicha sentencia, VOLVO TRADEMARK HOLDING AB interpuso recurso de apelación.

      - Con fecha 18 de agosto de 2009, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú revocó la sentencia apelada y reformándola declaró fundada la demanda. Los principales fundamentos de la sentencia son los siguientes: a) que, de lo constatado en la diligencia de inspección ordenada por la entidad administrativa se puede concluir que “dicha actividad no puede catalogarse como de buena fe, toda vez que al registrar etiquetas con la denominación VOLVO a los productos alternativos que vende de distinta procedencia, lo que en esencia, podría generar confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial del producto (…)”; b) que, “en relación a la notoriedad de la marca que invoca la demanda (sic), resulta irrelevante para el caso, toda vez que la notoriedad o no de ella, no depende para que el tercero la utilice en su beneficio, pues sólo basta que sea de buena fe o para propósito de información, lo que como se ha concluido en los párrafos precedentes, ello no se ha verificado en el presente caso…”.

      INDECOPI y M&M Repuestos y Servicios S.A. interpusieron recurso de casación. El 8 de noviembre de 2010 se declaró improcedente el recurso interpuesto por el INDECOPI y procedente el recurso interpuesto por M&M Repuestos y Servicios S.A., por lo cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

   2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

      VOLVO TRADEMARK HOLDING AB fundamenta su demanda con los siguientes argumentos:

      - Que, las marcas VOLVO son notoriamente conocidas tanto en el Perú como a nivel internacional, siendo también “marcas líderes en el mercado de vehículos terrestres, especialmente de carga y maquinaria pesada”. Señala también que las marcas VOLVO gozan de prestigio como signos que identifican el servicio de reparación.

      - Que, sin contar con su autorización, M&M Repuestos y Servicios S.A. utiliza con mala fe la marca VOLVO y diseño: a) como letrero principal de su establecimiento comercial y b) en sus facturas. Agrega que M&M Repuestos y Servicios S.A. no ofrece repuestos originales VOLVO.

      - Que, en la diligencia de inspección se demostró que M&M Repuestos y Servicios S.A. vende productos con marca falsificada VOLVO. Sin embargo, la autoridad administrativa no lo sancionó por dicho hecho.

      - Señala que, un tercero no autorizado por el titular de una marca “está legitimado para usar esa marca sólo en la medida en que venda repuestos o productos legítimos y debidamente marcados por el titular, sólo en la medida en que anuncie al mismo tiempo el tipo de productos con que cuenta, sin inducir a pensar que se tiene toda la gama de productos; y que el uso de la marca debe hacerse en los anuncios, como establece la ley, es decir, en los medios a través de los cuales se difunde la publicidad comercial, sea ésta en la prensa, la radio, la televisión, el internet, el correo o correo electrónico y canales parecidos”. Sin embargo, agrega la demandante, dicho tercero “no puede utilizar esta marca, ni los logotipos corporativos asociados a la marca, en paneles fijos o movibles colocados en el frontis de los locales comerciales en tanto que ese uso no cumple con el propósito de ‘anuncio de la oferta de productos legítimos’”. Igualmente, se debe considerar prohibido el uso de la marca en los comprobantes de pago...