PROCESO 171-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 171-IP-2011

Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 159 y 162 de la misma Decisión 486.

Marca: FAMISANAR (mixta).

Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA.

Proceso interno Nº 2008-0027.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-0027;

El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno.

   Demandante: sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA.

   Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1. Hechos.

   1. El 13 de julio de 2003, la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FAMISANAR (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31 de agosto de 2006. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones.

   3. Por Resolución Nº 1486 de 30 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro como marca del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca CAFAM (mixta) registrada a favor de la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM para distinguir servicios de la Clase 35 y las marcas SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) registradas a favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO para distinguir servicios de la Clase 35.

      Contra dicha Resolución la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

   4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 8131 de 27 de marzo de 2007, confirmó la Resolución impugnada.

   5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 24378 de 9 de agosto de 2007, confirmó, también, la Resolución Nº 1486. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa.

   6. La sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.

2. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado “no presenta ningún riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue toda vez que dichos servicios se encuentran claramente diferenciados (…)”. Agrega que “en ningún momento se está afectando indebidamente los derechos que tienen las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y Caja Colombiana de subsidio Familiar Colsubsidio ni de ningún tercero particular”.

   2. Se “está violando el derecho que le otorga el artículo 157 de la Decisión 486 (…) a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA., en el sentido de poder hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información o de prestación de sus servicios y otras características de éstos”.

   3. En el presente caso, “no se están usando los logos de la marcas CAFAM y COLSUBSIDIO dentro de la marca FAMISANAR (mixta) para identificar servicios de la 41 (…) sin consentimiento de las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO. Es más dichas sociedades mediante documento escrito aportado en el trámite de la solicitud de registro de la marca FAMISANAR (mixta), con firma debidamente reconocida por Notario Público, autorizan a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y COLSUBSIDIO DE LA CAJA COLOMBIA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO para tales efectos. Lo que realmente se pretende con la incorporación de los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO es que formen un conjunto marcario y que sean parte del elemento, a modo explicativo, lo cual está totalmente permitido por el Articulo 157 de la Decisión 486 (…)”.

   4. Esto es para evitar que el consumidor se confunda sobre el origen empresarial “ya que en virtud del convenio existente entre las sociedades, el origen empresarial de la marca FAMISANAR (mixta) y de los logos que la acompañan es el mismo y por lo tanto los consumidores no se encuentran en ningún tipo de riesgo de confusión”.

   5. Queda claro que “las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se usan dentro del conjunto marcario correspondiente a la marca FAMISANAR (mixta), como explicativas, lo cual quiere decir que no se está tratando de reivindicar ningún tipo de derecho o titularidad alguna sobre ellas”.

   6. La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO “son las socias y dueñas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, con lo que realmente se demuestra que existe una relación comercial entre dichas sociedades”.

   7. Recalca el hecho de que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO estaban de acuerdo con el uso de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO.

3. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que:

   1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

   2. Tal como lo manifestó la Superintendencia de Industria y Comercio “la marca ‘FAMISANAR’ clase 41 presenta semejanzas con las marcas ‘CAFAM’ (mixta), ‘SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO’ (mixta) clase 35 y SUPERFARMACIA CAFAM’ clase 35, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor”.

   3. Igualmente, tal como lo señalan las Resoluciones impugnadas “entre la marca (sic) en conflicto existen semejanzas de orden gráfico, que impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación, sin que la existencia de un acuerdo previo celebrado entre las sociedades titulares del registro marcario y la sociedad solicitante, permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio de un origen empresarial determinado”.

   4. Reitera que “los acuerdos de coexistencia, solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere garantizando la titularidad de las marcas quedará en cabeza de una persona o que por la delimitación de sus productos o servicios no exista concurrencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FAMISANAR (mixta), fue el 13 de julio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) y 157 de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión; y,

      Que, el texto de las normas objeto de la interpretación...