PROCESO 98-IP-2011

• Emisor: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

PROCESO 98-IP-2011

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 56 y 58 literales a), c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en lo solicitado por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.

Marca: BODEGAS POMAR (denominativa).

Actor: sociedad BODEGAS POMAR C.A.

Proceso interno Nº 2771-CS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil doce.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador relativa a los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 2771-CS;

El auto de 22 de septiembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos establecidos en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos relevantes señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

1. Partes en el proceso interno

   Demandante: sociedad BODEGAS POMAR C.A.

   Demandados: Director Nacional de Propiedad Industrial, Ministro de Industria, Integración y Pesca y Procurador General del Estado de la República del Ecuador.

   Tercero interesado: sociedad INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D’ORIGINE.

2. Hechos.

   1. El 20 de diciembre de 1990, la sociedad BODEGAS POMAR C.A. solicitó el registro como marca del signo BODEGAS POMAR (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la Clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

   2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 317. Contra dicha solicitud, la sociedad INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D’ORIGINE presentó observación argumentando que dicho Instituto aprobó en Francia la denominación de origen POMMARD.

   3. Por Resolución Administrativa Nº 947441 de 13 de diciembre de 1995, el Director Nacional de Propiedad Industrial, denegó el registro del signo BODEGAS POMAR (denominativo) solicitado por la actora, por considerar que “Analizados los escritos, documentos, pruebas presentadas y actuadas, así como el informe pericial, podemos determinar que la marca solicitada imita una denominación de origen legítimamente protegida (…)”. Cita el artículo 82 literal i) de la Decisión 486.

   5. De esta manera, la sociedad BODEGAS POMAR C.A. interpuso recurso subjetivo o de plena jurisdicción contra la mencionada Resolución Administrativa.

3. Fundamentos jurídicos de la demanda.

   La sociedad BODEGAS POMAR C.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:

   1. “Francia no es miembro del Pacto Andino y por lo tanto el registro en ese país no le confiere derecho de naturaleza alguna en el Ecuador, teniendo en consideración que nuestra legislación de patentes y marcas está contenida en la Decisión 344 actualmente en vigencia (…)”.

   2. El Director Nacional de Propiedad Industrial “omite tomar en consideración pruebas presentadas oportunamente de las que aparece que la marca BODEGAS POMAR se encuentra registrada en otros países del Pacto Andino y, más aún, se encuentra en uso puesto que los productos que ampara dicha marca se comercializan, con lo cual se comprueba que las marcas han coexistido pacíficamente”.

   3. Que la protección que se otorga a una marca por su origen geográfico, debe cumplir con una serie de requisitos “entre los que se cuenta el hecho de que su origen sea tan obvio que trascienda las fronteras del país que otorgue dicho certificado de origen. En el proceso de Registro de la Marca BODEGAS POMAR quedó claro y debidamente comprobado que la denominación de origen POMMAR determinada por el INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D’ORIGINE, es poco conocida en el Ecuador y en el PACTO ANDINO y ha coexistido con la denominación BODEGAS POMAR por lo que no ha lugar a que se rechace la solicitud de registro como marca de fabrica (sic) solicitada por Bodegas Pomar C.A.”.

4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

   El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, contesta la demanda deduciendo las siguientes excepciones:

   1. Legalidad y validez de la Resolución impugnada ya que ésta “guarda conformidad con la Legislación vigente en materia de Propiedad Industrial (…)”.

   2. Negativa de los fundamentos de la demanda; “Niego pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, por no estar apegados a la Ley ni a la realidad”.

   3. “INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PREVIA.- De acuerdo con el Art. 29 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, la Sala debe suspender el procedimiento y solicitar a dicho Tribunal la interpretación prejudicial de los Arts. 81, 82 literal i) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

   El Jefe del Departamento de Defensa Judicial de la Procuraduría General del Estado y delegado del señor Procurador, contesta la demanda manifestando la “Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda”.

   El Director Nacional de Propiedad Industrial, no dio contestación a la demanda.

5. Tercero interesado.

   La sociedad INSTITUT NATIONAL DES APPELLATION D’ORIGINE, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda argumentando lo siguiente:

   1. Indica en primera instancia el concepto de una denominación de origen protegida de acuerdo a la Decisión 344 y, cita, de manera ilustrativa a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

   2. Respecto a la posible protección de la denominación de origen POMMARD “Si es factible su protección por parte de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, siempre que conforme a estas disposiciones se cumplan dos requisitos 1) que la denominación haya sido denominada como tal en la legislación interna del país de procedencia y; 2) que exista un trato recíproco al respecto (…)”.

   3. Que de los documentos que constan como anexos se puede apreciar que “La denominación POMMARD, fue decretada como una denominación de origen protegida el 11 de Diciembre de 1936, por el Comité Regional de Bourgogne, porque precisamente su nombre deriva de las características del clima de la región donde se cultivan los productos (…). Que la Ley Nº 93 de 26 de Julio de 1993, establece las reglas de protección a todas las actividades que efectúen bajo ‘denominaciones de origen’ y la protección de las mismas mediante el procedimiento administrativo de registro”.

   3. De acuerdo al artículo 82 literal j) de la Decisión 344 se prohíbe el registro de signos que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida, “sin establecer para el efecto que tales denominaciones estén sujetas a la existencia de un acuerdo o convenio previamente suscrito por el país del lugar en el que se efectúe el conflicto marcario”.

   4. Sobre el signo solicitado a registro, el elemento BODEGAS, “es un término genérico, de uso común y, en tal virtud, no es susceptible de apropiación marcaria (…)” mientras que el término POMAR si bien “no es exactamente igual a POMMARD, la diferencia es mínima. En tales circunstancias, es evidente que las semejanzas entre las palabras ‘pomar’ y ‘pommard’ son palmarias, lo cual desde un punto de vista estrictamente marcario, la (sic) hace prácticamente iguales”.

   5. De igual forma el signo solicitado estaría dentro de las causales del literal i) del artículo 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena ya que “puede inducir a error respecto de la naturaleza, el modo de fabricación, las características e incluso las cualidades de los productos a los que están destinas las marcas en disputa”.

      CONSIDERANDO:

      Que, las normas contenidas los artículos 81 y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

      Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

      Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo BODEGAS POMAR (denominativo) fue el 20 de diciembre de 1990, en vigencia de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretarán los artículos 56 y 58 literales a), c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

      Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación.

      Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

      (…)

      Disposiciones Transitorias

      PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad...