PROCESO 164-IP-2011
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 164-IP-2011
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: SUPER FIEL (mixta). Actor: AZUL K S.A. Expediente Interno Nº 2009-00004.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Las partes.
Demandante: AZUL K S.A.
Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.
Tercero interesado: GERMÁN ARANDA CASTELLANOS
iii. DATOS RELEVANTES.
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Hechos.
El 27 de septiembre de 2007 la sociedad demandante AZUL K S.A. solicitó el registro de la marca SUPER FIEL + Diseño para distinguir productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 582 de 30 de noviembre de 2007.
El señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS presentó oposición al registro con base en las marcas MAS FIEL (mixta, Clase 03) y SUPER REFIEL (mixta, Clase 03), previamente registradas a su nombre.
Mediante Resolución Nº 25605 de 24 de julio de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro solicitado por la parte actora y declaró fundada la oposición.
Contra la anterior Resolución la parte demandante interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 30969 de 26 de agosto de 2008 en el sentido de confirmar la decisión recurrida y denegar el registro de la marca.
Mediante Resolución Nº 37874 de 30 de septiembre de 2008 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión de denegar el registro de la marca SUPER FIEL + Diseño.
La sociedad AZUL K S.A. presentó demanda por medio de apoderado el 26 de enero de 2009.
La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 16 de marzo de 2009, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al señor Germán Aranda Castellanos.
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FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
La sociedad AZUL K S.A en su demanda manifiesta que:
- Las decisiones impugnadas violan los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486.
- Que, es titular en Colombia de las siguientes marcas: SUPER RIEL (Clase 03, certificado número 156.165), SUPER RIEL (Clase 03, certificado 158.487), SUPER RIEL (Clase 03, certificado 251.166) y SUPER RIEL (Clase 05, certificado 251.167). Indica también que dichas marcas “son similares y casi idénticas a la marca solicitada y que demuestran que la actual solicitud es una modalidad más de la familia de las acreditadas marcas registradas y vigentes a favor de AZUL K S.A (…)”.
- Que, las marcas en conflicto presentan diferencias en cuanto a su composición ortográfica y diseños y que ello, sumado a la diferencia de Clases, “arroja realmente una notoria diferencia” que les permite coexistir sin riesgo de confusión.
- Señala que la marca solicitada “SUPER FIEL” + Diseño pretende distinguir productos comprendidos en la Clase 05, mientras que las marcas opositoras distinguen productos comprendidos en la Clase 03, “los cuales resultan abiertamente diferentes y fácilmente diferenciables para el público consumidor”.
- En relación con la marca “SUPER REFIEL” que - junto con la marca “MAS FIEL”- sirvió de base para denegar el registro de su marca “SUPER FIEL”, manifiesta que (a la fecha de presentación de la presente acción) existe otro proceso en trámite buscando la nulidad y restablecimiento del derecho contra la mencionada marca “SUPER REFIEL”.
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda alegando lo siguiente:
- Que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
- Que el signo solicitado SUPER FIEL + Diseño para distinguir productos de la Clase 05 resulta confundible con las marcas MAS FIEL y SUPER REFIEL previamente registradas, al compartir la palabra y significado de “FIEL”.
- Que los diseños son similares.
- Que existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 03 y de la Clase 05.
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TERCERO INTERESADO.
El tercero interesado - señor GERMÁN ARANDA CASTELLANOS en su contestación a la demanda - manifestó que:
- “Se opuso a la solicitud de registro de la marca SUPER FIEL, con fundamento es sus marcas previamente registradas y vigentes, teniendo en cuenta que la expresión SUPER es un superlativo inapropiable en forma exclusiva (…)”
- Que, existe identidad y semejanza visual, conceptual y fonética de sus marcas anteriormente registradas MAS FIEL y SUPER REFIEL con la marca SUPER FIEL que se pretende registrar. Y por ello son susceptibles de crear confusión.
- Que, existe conexión competitiva entre los productos distinguidos por las marcas en conflicto, lo cual impide que puedan coexistir en el mercado.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.
El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486.
La interpretación se circunscribirá a los literales a) y b) del artículo 134 y al literal a) del artículo 136, por ser los pertinentes al caso de autos.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.
El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.
La susceptibilidad de representación gráfica, junto con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.
La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.
La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos.
Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.
La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.
El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo SUPER FIEL (mixto) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.
2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO.
El artículo 136 literal a) de la Decisión 486...
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