PROCESO 159-IP-2011
| Emisor | Comisión de la Comunidad Andina |
PROCESO 159-IP-2011
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: ALDO MASCONI (mixta). Actor: ALDO GROUP INTERNACIONAL AG. Expediente Interno Nº 2009-00173.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.
VISTOS:
Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012.
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Antecedentes.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
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Las partes.
Demandante: ALDO GROUP INTERNATIONAL AG.
Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.
Terceros interesados: ORREGO GÓMEZ S EN C.S. y
SILVANO ALDO SICILIA
iii. DATOS RELEVANTES.
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Hechos.
El 13 de diciembre de 2007 la sociedad ORREGO GÓMEZ S EN C.S., solicitó el registro de la marca ALDO MASCONI (mixta) para identificar servicios comprendidos en la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.
El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 589, de 29 de febrero de 2008. La sociedad demandante ALDO GROUP INTERNATIONAL AG, invocando su marca registrada “ALDO PANETTI” (denominativa Clases 25 y 35) y Silvano Aldo Sicilia, basándose en su marca registrada “ALDO” (mixta Clases 18, 25, 35) presentaron oposiciones.
Mediante Resolución Nº 30297, de 25 de agosto de 2008, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado.
Contra la anterior Resolución, la parte demandante y Silvano Aldo Sicilia interpusieron recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 36421, de 29 de septiembre de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida y conceder el registro de la marca.
Mediante Resolución Nº 44828, de 31 de octubre de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión de conceder el registro de la marca.
La sociedad ALDO GROUP INTERNATIONAL AG presentó demanda por medio de apoderado el 19 de marzo de 2009.
La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 15 de septiembre de 2009.
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FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.
- La sociedad actora ALDO GROUP INTERNATIONAL AG. fundamenta su demanda en los siguientes argumentos:
• Que en la Resolución impugnada se incurrió en error al considerar que las marcas en conflicto no era confundibles.
• Que las marcas en debate no sólo son confundibles desde el punto de vista ideológico sino también desde el punto de vista fonético.
• Indica igualmente que existe riesgo de asociación de los productos ya que “(…) dentro de los servicios que identifica la marca ALDO PANETTI se encuentran aquellos relacionados con el calzado tanto para hombre, mujeres y niños, siendo prácticamente los mismos servicios que pretenden identificar la marca ALDO MASCONI solicitada por la sociedad Orrego Gómez S en C.S haciendo manifiesto el riesgo de asociación en los productos y por lo tanto la inminente confusión en la que incurrirá el consumidor”.
• Agrega que el nombre ALDO es relevante para el consumidor, quien, “(…) al acercarse a determinado sitio y observar que exciten (sic) dos productos identificados con las expresiones ALDO PANETTI y ALDO MASCONI, lo lógico es que intuya que se trata de dos marcas que provienen del mismo empresario, ya que poseen en común una denominación que no es común para nosotros”.
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CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.
- La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de los actos administrativos impugnados y señaló que:
• Los signos “ALDO MASCONI” (mixto) y “ALDO PANETTI” “no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera marca es mixta y la segunda denominativa”.
• Que, el signo “ALDO MASCONI” (mixto), debido a su componente denominativo, “se diferencia sustancialmente del signo “ALDO PANETTI” de naturaleza nominativa, pues si bien comparten la palabra ALDO, las palabras MASCONI y PANETTI otorgan a los signos distintividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas”.
• Que, “(…) si bien los signos comparados tienen coincidencias, estas son debilitadas por los elementos diferenciadores, los cuales otorgan un impacto visual, fonético e ideológico que mantiene a salvo su capacidad diferenciadora y por ende no se encuentra afectado el derecho de exclusividad de ALDO GROUP INTERNACIONAL AG sobre la marca ALDO PANETTI”.
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TERCEROS INTERESADOS.
- La sociedad ORREGO GÓMEZ S. EN C.S., tercera interesada en el proceso, manifestó que:
• “(…) La marca mixta ALDO Masconi, tiene la función distintiva que debe cumplir todo signo para poder ser considerado como marca, ya que es gracias a esta función que le está permitido identificar a los servicios de su titular frente a los otros (…)”.
• Señala que “la expresión ALDO por su naturaleza conceptual se refiere a un nombre de origen italiano, el cual unido a la expresión MASCONI, y a un elemento gráfico, logra otorgar la suficiente distintividad para ser registrado como marca”.
• También, agrega que “las marcas ALDO Masconi y ALDO PANETTI, son totalmente diferentes, porque evocan ideas y conceptos diferentes, evocan a nombres diferentes, porque si efectuamos un análisis sucesivo y comparativo entre la marca mixta ‘ALDO Masconi’ y la marca nominativa ‘ALDO PANETTI’, se llega a la conclusión de que no se presentan semejanzas que las hagan confundibles entre sí (…)”.
- El tercero interesado SILVANO ALDO SICILIA no presentó contestación a la demanda.
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Competencia del Tribunal.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.
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Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.
Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: los artículos 134 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
La interpretación se circunscribirá a los literales a) y b) del artículo 134 y al literal a) del artículo 136, por ser los pertinentes al caso de autos.
A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas
DECISIÓN 486
(…)
Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.
Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:
a) las palabras o combinación de palabras;
b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;
(…)
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca...
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