PROCESO 185-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 185-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y de oficio, el artículo 134 literales a) y b) de la misma Decisión, con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Marca: KILOL (mixt

1. Actor: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Expediente Interno Nº 2008-00324

   EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 10 días del mes de mayo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera.

   VISTOS:

   Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 15 de febrero de 2012.

   1. Antecedentes.

      El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

   2. Las partes.

      Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.

      Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia.

      Tercero interesado: KONIDOL S.A.

      iii. DATOS RELEVANTES.

      1. Hechos.

      Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes:

      - Con fecha 15 de agosto de 2007 la sociedad KONIDOL S.A. solicitó el registro de la marca “KILOL” (mixta) para distinguir “desinfectantes naturales” de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó oposición sobre la base de su marca registrada “KILOX” (denominativa) en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

      - Mediante Resolución Nº 7652 de 12 de marzo de 2008 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y concedió el registro solicitado.

      - Contra la mencionada Resolución, LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 13333 de 29 de abril de 2008, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

      - Mediante Resolución Nº 15061 de 19 de mayo de 2008 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión contenida en la Resolución Nº 7652, de 12 de marzo de 2008, de la División de Signos Distintivos.

      - Con fecha 25 de agosto, de 2008 LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. interpuso ante la Sección Primera del Consejo de Estado acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

      - La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto de fecha 20 de octubre de 2008.

2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

   - LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. afirma que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 136 literal a) y el artículo 155 literal d) de la Decisión 486.

   - Señala que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo la precaución necesaria al momento de realizar el estudio de confundibilidad, teniendo en cuenta que se trata de nombres de medicamentos.

   - Afirma que la coexistencia de ambas marcas generaría riesgo de confusión ya que presentan similitud en el aspecto gráfico, fonético e ideológico y que comparten canales de comercialización.

   3. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

      - La Superintendencia de Industria y Comercio señala que las Resoluciones impugnadas no violan ninguna disposición de la Decisión 486 y, en particular, lo relacionado con el artículo 136 literal a) de dicha Decisión. Del examen de confundibilidad efectuado se concluyó que la marca poseía la suficiente distintividad para ser registrada.

      - Además, señala que no existe conexidad entre los productos y que debe entenderse que los productos farmacéuticos “se pueden relacionar en la medida que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí”.

      - Considera que el criterio que se debe aplicar en el caso de autos es el de un consumidor especializado, “quien será un profesional del área de la salud que podrá distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita”.

      - Respecto de los canales de comercialización, la Superintendencia señala que “muy posiblemente la distribución de los productos que identifican estas marcas en cuestión no son de masiva distribución, en cuanto un consumidor medio no tendría acceso directo a el (sic), sino a través de un expendedor especializado”.

   4. TERCERO INTERESADO.

      - KONIDOL señala que las marcas en conflicto no son confundibles ya que no son idénticas ni similares y que, si bien ambas marcas están referidas a productos de la Clase 5, ellos “difieren sustancialmente desde el punto de vista de su naturaleza, género, finalidad, canales de distribución y medios de publicidad”.

      - Señala también que su marca KILOL distingue un desinfectante natural que es aplicado en alimentos y otros productos previos a su consumo, mientras que la marca KILOX distingue “especialmente” un antiparasitario oral.

      4. Competencia del Tribunal.

         El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

      5. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser Interpretadas.

         Las normas cuya interpretación se solicita son las siguientes: artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

         No se interpretará el artículo 155 litera d) por no ser pertinente para resolver el caso de autos. De oficio, se interpretará el artículo 134 literales a) y b) de la Decisión 486.

         A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

         DECISIÓN 486

         (…)

         Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

         Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

         a) las palabras o combinación de palabras;

         b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

         (…)

         Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

         a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

         (…)

         1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO.

            El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

            La susceptibilidad de representación gráfica junto con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos.

            La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

            La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y...