PROCESO 152-IP-2011

• Emisor: Comisión de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2011

Interpretación prejudicial, a solicitud del juez consultante, de los artículos 52, 238, 240, 245, 247 y párrafo segundo del artículo 248, de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador. Expediente Interno Nº 0291-2004-RE. Actor: Sociedad WARNER LAMBERT COMPANY Caso: INFRACCIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. PATENTES.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los diez y ocho días del mes de abril del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Juzgado Décimo Segundo de lo Civil de Pichincha, República del Ecuador.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 19 de enero de 2011, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

1. Antecedentes.

   El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada, estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

2. Las partes.

   Demandante: WARNER LAMBERT COMPANY.

   Demandado: WARNER PHARMACEUTICAL S.A.

3. DATOS RELEVANTES.

   a. HECHOS

   Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

   1. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es titular de las siguientes patentes de invención:

      • Patente titulada “Formas Cristalinas I, II, y IV de la ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1706.

      • Patente titulada “Forma Cristalina III de la ATORVASTATINA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1697.

      • Patente titulada “ATORVASTATINA AMORFA”, concedida en Ecuador bajo el certificado PI 01-1701.

   2. La sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., de conformidad con lo manifestado por la sociedad demandante, se encuentra comercializando en Ecuador, bajo la marca LIPOTRONIC, un medicamento que contiene ATORVASTATINA.

   3. La sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, el 22 de marzo de 2004 presentó demanda de medidas cautelares de forma preventiva ante el Juez Civil de lo Pichincha.

   4. El Juzgado 12 de lo Civil de Pichincha decretó medidas cautelares en forma preventiva

      2. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

      La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

   1. Manifiesta, que la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY es la titular indiscutible de los derechos de propiedad industrial sobre la ATORVASTATINA, ya sea cristalina o amorfa, de conformidad con las patentes que le han sido concedidas.

   2. Sostiene, que en el envase del producto comercializado se manifiesta claramente que la marca LIPOTRONIC corresponde a la ATORVASTATINA.

   3. Arguye, que si LIPOTRONIC es una ATORVASTANINA amorfa, se debe tener en cuenta que la patente de procedimiento se extiende a los productos obtenidos directamente por dicho procedimiento.

   4. Argumenta, que la carga de la prueba sobre la licitud del procedimiento utilizado para la fabricación del producto le corresponderá al demandado.

      3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

   1. Por parte de la sociedad WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.

      • Sostiene, que en el procedimiento no se fijó la caución prevista en el artículo 307 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana.

      • Argumenta, que no existen indicios precisos y concordantes en relación con la supuesta infracción, de conformidad con la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y el artículo 52 de la Decisión 486. Las pruebas presentadas por la demandante no demuestra dichos indicios.

      iV. Competencia del Tribunal.

      El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

5. Normas a ser interpretadas.

   El juez consultante solicitó interpretación prejudicial facultativa de las siguientes normas: artículos 52, 238, 240, 245, 247 y 248.

   Su solicitud adoptó un escrito presentado por la sociedad demandante, donde se especificó la consulta prejudicial de la siguiente manera:

   Primera solicitud de Interpretación Prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486…

   (…)

   La interpretación prejudicial que solicito, se centra a que el Tribunal de Justicia analice, cómo es cierto que esta primera parte del artículo 240 de la Decisión 486, se limita a invertir la carga de la prueba de manera incondicional en los casos en donde se alegue la infracción a una patente de procedimiento, quedando de esta manera, el demandado en la obligación de probar que el procedimiento que ha usado en la fabricación del producto es distinto al patentado.

   Es decir, que en todos aquellos casos en los que se alegue la infracción a una patente de procedimiento, la carga de la prueba le corresponde al demandado sea fabricante y/o importador y/o distribuidor y/o vendedor, y no al actor.

   Solicito además que se indique que la inversión de la carga de la prueba es una obligación procesal independiente, que no requiere del cumplimiento de requisito adicional alguno.

   Segunda solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 240 de la Decisión 486:

   (…)

   En el caso de la presunción legal prevista en esta norma, solicito al Tribunal de Justicia que se sirva señalar si se requiere para su vigencia el cumplimiento de los requisitos descritos en el mismo artículo 240 de la Decisión 486, es decir, los literales a) y b) de la norma en mención.

   Pido además, que los señores jueces en su interpretación, establezcan las diferencias entre la inversión de la carga de la prueba con la presunción legal que contiene el artículo 240 de la Decisión 486, y en virtud de ello, determine cuáles son los requisitos para uno y otro caso según la misma norma.

   Asimismo, solicito al Tribunal Andino de Justicia que indique, si la norma comunitaria andina contiene regulación alguna sobre las formas de probar este tipo de juicios, o si las pruebas que deban efectuarse en un juicio ante la autoridad nacional competente deberán se conformes a la legislación nacional de cada País Miembro.

   Primera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 52 de la Decisión 486:

   (…)

   Tal como lo tengo manifestado en párrafos anteriores, dentro de la presente causa se discute sobre la infracción a la patente de Procedimiento No. PI 01-1701, y a las Patentes de Producto No. PI 01-1706 y No. PI 01-1697, todas ellas referentes al principio activo ATORVASTATINA AMORFA o CRISTALINA respectivamente, por lo que, en la interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá señalarse cómo es cierto que en base a la norma antes citada, las patentes de producto y la patente de procedimiento confieren a su legítimo titular, el derecho de oponerse a que un tercero no autorizado por éste pueda usar el producto y/o el procedimiento patentado, ya sea para ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines, independientemente de que el tercero sea fabricante y/o distribuidor y/o importador y/o vendedor, del producto como tal, o del producto obtenido directamente mediante el procedimiento patentado.

   Por tanto, sólo el titular de la patente de producto puede explotar la invención, salvo que exista autorización expresa del mismo para que un tercero pueda explotar la invención patentada.

   Segunda interpretación Prejudicial sobre el artículo 238 de la Decisión 486:

   (…)

   Los señores jueces del Tribunal Andino de Justicia, se servirán especificar cómo es cierto que el “ius prohibendi” faculta al titular de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, a iniciar en el Ecuador aquellas acciones previstas en la Decisión 486, contra cualquier persona natural o jurídica que infrinja sus derechos derivados de las referidas patentes, independiente de que el infractor sea un importador y/o distribuidor y/o fabricante y/o cualquier otro que ofrezca en venta el producto patentado, o el producto obtenido a través del procedimiento patentado, no obstante de conocer sobre la existencia de la patente de producto o procedimiento y de quien es su titular en Ecuador.

   Es decir, que la importación y comercialización del producto infractor en el mercado nacional, constituye un acto real que infringe los derechos del titular de la patente.

   Tercera solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 245 de la Decisión 486:

   (…)

   La interpretación que solicito al Tribunal de Justicia Andino, deberá girar en torno a establecer que el titular de una patente de procedimiento y de producto, tiene el derecho de solicitar la adopción de medidas cautelares en contra de un tercero, con el objeto de que cese de inmediato la actividad ilícita, como puede ser la comercialización del producto infractor, y con el fin de asegurar las pruebas, a través del secuestro del producto infractor que se encuentre en el mercado, es decir, el Juez podrá ordenar cualquier tipo de medida cautelar tendientes a cumplir con el objeto de la norma comunitaria señalada.

   Cuarta solicitud de interpretación prejudicial sobre el artículo 247 de la Decisión 486:

   (…)

   La interpretación que solicito al Tribunal Andino de Justicia deberá centrarse, en que la norma comunitaria, permite al titular de una patente de procedimiento y de producto, iniciar acciones por violación a los derechos derivados de las patentes, pues de las pruebas aportadas por el accionante se podrá deducir el cometido real de la infracción, como lo es en que este caso, la comercialización por la parte demandada de un producto que contiene ATORVASTATINA, principio activo que se halla protegido por tres patentes de invención y cuyo titular es mi representada, permiten...